作者：劉哲源  楊明   快幫云知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

關(guān)鍵詞：功能性限定 功能性特征 相同等同 侵權(quán)判定 專利申請文件

摘要

2016年4月1《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《解釋二》）正式施行?！督忉尪穼＠謾?quán)糾紛案件中所涉及到的一些判定規(guī)則做了改動，尤其針對功能性特征做出了進(jìn)一步的解釋。研究《解釋二》中與功能性特征相關(guān)的條文，對于專利申請文件撰寫過程中功能性特征的把握與應(yīng)用具有較大的指導(dǎo)意義。

一．功能性特征定義的發(fā)展

眾所周知，在涉及功能性特征的專利侵權(quán)糾紛案件中，功能性特征的解釋范圍以及相同侵權(quán)和等同侵權(quán)的判斷規(guī)則與普通案件有較大差異。明確功能性技術(shù)特征的定義是對涉及功能性特征的專利侵權(quán)糾紛案件進(jìn)行裁判的基礎(chǔ)，同時也有利于代理人在撰寫時準(zhǔn)確應(yīng)用功能性特征。

對于功能性特征的定義是一個逐漸完善的過程。

《審查指南》中沒有針對功能性特征進(jìn)行定義，僅僅提到“權(quán)利要求中包含功能性限定的技術(shù)特征”。然而，何為“功能性限定”，《審查指南》中并沒有給出具體解釋，這導(dǎo)致代理人在專利申請文件撰寫過程中只能憑借經(jīng)驗(yàn)或者感覺對功能性特征進(jìn)行應(yīng)用

在2010年施行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）中，將功能性特征定義為“權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征”。然而其中“功能或者效果”所囊括的范圍過于寬泛，難以指導(dǎo)撰寫和司法實(shí)踐。

北京市高級人民法院于2013年發(fā)布了《專利侵權(quán)判定指南》，其中將功能性特征定義為“權(quán)利要求中的對產(chǎn)品的部件或部件之間的配合關(guān)系或者對方法的步驟采用其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的作用、功能或者產(chǎn)生的效果來限定的技術(shù)特征”。該定義明確了功能性特征中的作用、功能或效果，應(yīng)當(dāng)對產(chǎn)品的部件或部件之間的配合關(guān)系或者步驟有限定作用。

國家知識產(chǎn)權(quán)局于2014年發(fā)布了《專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認(rèn)定指南》，其中對功能性特征的定義與《專利侵權(quán)判定指南》基本相同。定義如下——“權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，其通常是通過在發(fā)明創(chuàng)造中所起的作用、功能或者效果而非結(jié)構(gòu)或組成、工藝條件等對產(chǎn)品部件或部件之間的關(guān)系或者方法步驟或步驟之間的關(guān)系等進(jìn)行限定的”。值得注意的是，根據(jù)該定義，功能性特征還能夠限定步驟之間的關(guān)系。

《解釋（二）》在《專利侵權(quán)判定指南》和《專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認(rèn)定指南》的基礎(chǔ)上，對功能性特征的定義做出了進(jìn)一步的擴(kuò)展?！督忉專ǘ返诎藯l給出了功能性特征的定義：功能性特征，是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征。可以看出，根據(jù)最新的定義，功能性特征還能夠?qū)M分及組分之間的關(guān)系起限定作用。

綜上，筆者認(rèn)為，在撰寫中運(yùn)用功能性特征時，應(yīng)該明確把握一點(diǎn)——以功能或者效果表述的技術(shù)特征，無論是顯性表現(xiàn)形式（例如所述A用于…”或者“用于…的A”）還是隱性表達(dá)形式（例如“驅(qū)動裝置”或“夾緊機(jī)構(gòu)”），都應(yīng)該能夠?qū)Y(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系有限定作用，在此基礎(chǔ)上，該技術(shù)特征才能夠被在侵權(quán)判定中被認(rèn)定為功能性特征。而單純對部件的用途進(jìn)行限定的技術(shù)特征，則不能夠被認(rèn)定為功能性特征。

二．功能性特征定義的排除規(guī)則

并非所有符合功能性特征定義的情況都屬于功能性特征。

在《專利侵權(quán)判定指南》中即對不屬于功能性特征的情況進(jìn)行了排除，排除規(guī)則如下——“（1）以功能或效果性語言表述且已經(jīng)成為所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)名詞一類的技術(shù)特征，如導(dǎo)體、散熱裝置、粘結(jié)劑、放大器、變速器、濾波器等。（2）使用功能性或效果性語言表述，但同時也用相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料、步驟等特征進(jìn)行描述的技術(shù)特征”。

對于第（1）條排除規(guī)則，在司法實(shí)踐中已經(jīng)得到了廣泛運(yùn)用。例如在“梁錦水訴李昌眾、上海歐納包裝制品有限公司專利侵權(quán)糾紛”一案中，最高人民法院認(rèn)為：“并不是所有以功能或者效果表述的技術(shù)特征均屬于功能性特征，因?yàn)樵谕患夹g(shù)領(lǐng)域中有很多已成熟技術(shù)的既定概念也使用了功能性的表述，如‘變壓器’、‘放大鏡’、‘發(fā)動機(jī)’等，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠明了這些概念所指的技術(shù)是如何實(shí)現(xiàn)的，其基本結(jié)構(gòu)如何。二審判決以涉案專利技術(shù)特征A、B、C、D、E、F、G、H、I 均只是陳述了相應(yīng)裝置的功能而未描述相應(yīng)裝置的具體結(jié)構(gòu)為由認(rèn)定這些技術(shù)特征一律為功能性特征，不盡準(zhǔn)確。”

對于第（2）條排除規(guī)則，曾經(jīng)是司法實(shí)踐中的普遍認(rèn)識。然而，在《解釋（二）》施行后，該排除規(guī)則則不再適用。

在《專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認(rèn)定指南》中也對不屬于功能性特征的情況進(jìn)行了排除，排除規(guī)則如下——“如果對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，通過閱讀權(quán)利要求書、說明書和附圖，能夠認(rèn)定以功能或者效果表述的技術(shù)特征是所屬領(lǐng)域普遍知悉的、約定俗成的上位概念， 則一般不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為功能性技術(shù)特征”。該排除規(guī)則僅僅對所屬領(lǐng)域普遍知悉的、約定俗成的上位概念進(jìn)行了排除，其范圍較小，與《解釋（二）》有較大差距。另外，上位概念是否是所屬領(lǐng)域普遍知悉的、約定俗成的判斷基礎(chǔ)是通過閱讀權(quán)利要求書、說明書和附圖，這也與《解釋（二）》有較大差距。

《解釋（二）》中規(guī)定的排除規(guī)則如下——“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外”。

筆者認(rèn)為，在撰寫中運(yùn)用功能性特征時，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)把握以下幾點(diǎn)：

（1）《解釋（二）》的排除規(guī)則所涉及的范圍更大，除了技術(shù)名詞和上位概念之外，凡是通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的技術(shù)特征，都不屬于功能性特征。

（2）需要注意的是，根據(jù)《解釋（二）》的規(guī)定，對于“使用功能性或效果性語言表述，但同時也用相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料、步驟等特征進(jìn)行描述的技術(shù)特征”的情況，也有可能被認(rèn)定為功能性特征。

（3）還需要注意的是，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能否直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的判斷基礎(chǔ)是僅通過閱讀權(quán)利要求，這與《專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認(rèn)定指南》規(guī)定的通過閱讀權(quán)利要求書、說明書和附圖的情況不同。

三．功能性特征的解釋范圍

如何界定權(quán)利要求中功能性特征的范圍，是專利侵權(quán)糾紛案件判定中的重點(diǎn)及難點(diǎn)。對此司法部門和行政執(zhí)法部門在實(shí)踐過程中得出寶貴的經(jīng)驗(yàn)，并制定了一系列相關(guān)規(guī)定。在《解釋（二）》施行后，功能性特征的解釋范圍與之前的規(guī)定存在較大不同。明確當(dāng)前功能性特征的解釋范圍，對于代理人在撰寫時準(zhǔn)確應(yīng)用功能性特征有十分重要的意義。

眾所周知，在專利審查實(shí)踐和司法實(shí)踐中，對功能性特征的范圍界定存在極大的差異。

《審查指南》中規(guī)定，包含功能性限定的技術(shù)特征覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。但是在審查實(shí)踐中，事實(shí)上不可能對所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式進(jìn)行窮舉，因而《審查指南》的界定標(biāo)準(zhǔn)比較缺乏可操作性。只要在說明書中有一定實(shí)施例支持的情況下，通常不會對包含功能性限定的技術(shù)特征是否得到說明書支持做嚴(yán)格審查。

在《解釋（二）》施行前，司法實(shí)踐中對于功能性特征，“人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”（《解釋》）。專利的作用很大程度上體現(xiàn)在訴訟中，因而在專利撰寫時，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考慮司法實(shí)踐中對功能性特征的范圍界定標(biāo)準(zhǔn)，在說明書中描述實(shí)現(xiàn)該功能的具體結(jié)構(gòu)、材料或步驟，以確定功能性特征的范圍。同時，應(yīng)當(dāng)給出盡可能多的實(shí)施例，從而擴(kuò)大功能性特征的范圍。

但是《解釋》中的規(guī)定確存在一個問題：在說明書中描述實(shí)現(xiàn)該功能的具體結(jié)構(gòu)、材料或步驟時，為了充分的公開，會對技術(shù)方案采用細(xì)致的描述。在此情況下，說明書中通常會涉及對實(shí)現(xiàn)該功能可有可無的技術(shù)特征。在界定功能性特征的范圍時，是否需要考慮這些可有可無的技術(shù)特征？如果考慮，則使得功能性特征的范圍較小。如果不考慮，則使得功能性特征的范圍較大。

雖然《解釋》中并未對此進(jìn)行具體規(guī)定，但司法實(shí)踐中對此卻已有一致的看法。例如在“胡貝爾和茹納股份公司訴常州市武進(jìn)鳳市通信設(shè)備有限公司（2011）蘇知民終字第0139號”一案中，法院認(rèn)為“涉案權(quán)利要求1 中‘緊固套設(shè)置’技術(shù)特征屬于以功能或者效果表達(dá)的技術(shù)特征，且雙方認(rèn)可涉案專利說明書的‘具體實(shí)施方式’中載明‘該緊固套設(shè)有軸向縫隙并構(gòu)成多個彈性卡舌。在這些卡舌的前端形成徑向內(nèi)向的卡鉤。在外面分別通過軸肩構(gòu)成止檔。如圖所示，緊固套的端面突出于外導(dǎo)體套的接觸面’的內(nèi)容系涉及緊固套設(shè)置技術(shù)特征的內(nèi)容，其中‘在外面分別通過軸肩構(gòu)成止檔’的內(nèi)容非為實(shí)現(xiàn)卡鎖- 壓緊的功能而設(shè)定，不屬于涉案專利權(quán)利要求1中緊固套設(shè)置技術(shù)特征的內(nèi)容?！?/span>

可以看出，在司法實(shí)踐中界定功能性特征的范圍時，法院傾向于不考慮對實(shí)現(xiàn)該功能可有可無的技術(shù)特征。

《解釋（二）》對功能性特征的范圍界定與《解釋》相比有一些不同。《解釋（二）》中將功能性特征的范圍界定為“說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，相同或等同的技術(shù)特征”?！督忉專ǘ穼㈩愃啤氨匾夹g(shù)特征”的概念引入了功能性特征的范圍界定中。根據(jù)《解釋（二）》的規(guī)定，在界定功能性特征的范圍時不考慮對實(shí)現(xiàn)該功能可有可無的技術(shù)特征。因此，說明書中細(xì)致的描述將不會影響功能性特征的范圍界定。

雖然如此，但為了在侵權(quán)訴訟中更加容易地確定功能性特征的范圍，筆者認(rèn)為，在說明書中描述實(shí)現(xiàn)該功能的具體結(jié)構(gòu)、材料或步驟時，可以盡量采用分層次的寫法。即針對實(shí)現(xiàn)該功能不可缺少的技術(shù)特征所形成的技術(shù)方案進(jìn)行單獨(dú)描述，然后再對實(shí)現(xiàn)該功能的完整技術(shù)方案進(jìn)行描述。如此，可以最大程度上保證功能性特征的范圍不被錯誤地縮小。

四．功能性特征的等同

在侵權(quán)訴訟中，對技術(shù)方案的相同和等同的判斷一直是原被告雙方爭議的重點(diǎn)。針對相同技術(shù)特征的判斷相對容易，而對等同技術(shù)特征的判斷相對較難。

《解釋（二）》針對功能性特征的相同或者等同作出了如下規(guī)定：“與說明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同”。

關(guān)于上述規(guī)定，有兩個點(diǎn)值得注意：

（1）要滿足基本相同的手段、實(shí)現(xiàn)相同的功能、達(dá)到相同的效果這三個條件，才能認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同。

而在《解釋（二）》施行前，在滿足基本相同的手段、實(shí)現(xiàn)基本相同的功能、達(dá)到基本相同的效果三個條件的基礎(chǔ)上，即有可能認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征為等同技術(shù)特征。可以看出，《解釋（二）》對等同技術(shù)特征的要求更加嚴(yán)格，必須實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果。

對此筆者認(rèn)為，在撰寫中，針對功能和效果可以采用分層次的寫法或更加寬泛的寫法，避免對功能和效果的絕對化描述，從而在侵權(quán)訴訟中提高被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征被認(rèn)定為等同技術(shù)特征的可能性。

（2）對創(chuàng)造性勞動的判斷時間點(diǎn)為被訴侵權(quán)行為發(fā)生時。而《專利侵權(quán)判定指南》、《專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認(rèn)定指南》中均將創(chuàng)造性勞動的判斷時間點(diǎn)定為專利申請日。

《解釋（二）》中將創(chuàng)造性勞動的判斷時間點(diǎn)延后至被訴侵權(quán)行為發(fā)生時，間接擴(kuò)大了專利權(quán)的保護(hù)范圍，將更有利于專利權(quán)人維護(hù)自己的合法權(quán)益，與《專利法》第一條規(guī)定的“為了保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益”的立法宗旨相呼應(yīng)。

另外，此處的調(diào)整使得代理人在撰寫時不需要過多考慮未來技術(shù)的發(fā)展方向，降低了代理人撰寫時的難度。

五．結(jié)語

本文從《解釋（二）》入手，引出功能性特征的定義與解釋，通過對近些年關(guān)注度較高的幾個專利侵權(quán)判定案例的分析，得出功能性特征的精神內(nèi)涵，給代理人在專利申請文件撰寫過程中起到一定的指引作用。筆者才疏學(xué)淺，理解有誤之處還望指出。希望本文能拋磚引玉，引發(fā)大家對功能性限定的深入探討，進(jìn)一步完善其應(yīng)用和實(shí)踐。

參考文獻(xiàn)：

[1] 《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》

[2]《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》

[3]《專利侵權(quán)判定指南》

[4]《專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認(rèn)定指南》