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從Abbott Labs.v.Sandoz Inc.案看方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求的解釋

2018-05-07
北京快幫知識產(chǎn)權(quán)有限公司 武樹辰 按照性質(zhì)劃分,權(quán)利要求有兩種基本類型,即物(entity)的權(quán)利要求和活動(activity)的權(quán)利要求,或者簡單地稱為產(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求(這里所說的產(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)做廣義理解)。第一種基本類型的權(quán)利要求包括人類技術(shù)生產(chǎn)的物(產(chǎn)品、設(shè)備);第二種基本類型的權(quán)利要求包括有時間過程要素的活動(方法(狹義)、用途)。屬于物的權(quán)利要求有物品、物質(zhì)、材料、工具、裝置、設(shè)備等權(quán)利要求;屬于活動的權(quán)利要求有制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法以及將產(chǎn)品用于特定用途的方法等權(quán)利要求。   根據(jù)我國的專利審查及專利民事訴訟實踐:在類型上區(qū)分權(quán)利要求的目的是為了確定權(quán)利要求的保護范圍。通常情況下,在確定權(quán)利要求的保護范圍時,權(quán)利要求中的所有特征均應(yīng)當(dāng)予以考慮,而每一個特征的實際限定作用應(yīng)當(dāng)最終體現(xiàn)在該權(quán)利要求所要求保護的主題上。例如,當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個或多個技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時,允許借助于方法特征表征。但是,方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的保護主題仍然是產(chǎn)品,其實際的限定作用取決于對所要求保護的產(chǎn)品本身帶來何種影響。   然而,存在著一種特殊類型的權(quán)利要求,即在特殊情況下,當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求既無法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清除地表征時,允許借助于方法特征表征。這種特殊類型的權(quán)利要求即方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求(product by process claim),這種類型的權(quán)利要求中采用制備方法來限定產(chǎn)品發(fā)明,多見于制藥和生物、化學(xué)領(lǐng)域。它是對受專利申請時的分析技術(shù)水平所限,無法充分了解其構(gòu)造的產(chǎn)品發(fā)明撰寫專利申請并獲得保護的一種方法。出于促進科學(xué)技術(shù)發(fā)展、保護創(chuàng)新等目的,這種權(quán)利要求在很多國家獲得了認(rèn)可,在我國這種類型的權(quán)利要求撰寫方式也是允許的。但是對于專利授權(quán)、確權(quán)程序及侵權(quán)訴訟程序中該類權(quán)利要求的保護范圍如何確定,在各國長期以來一致都存在著沖突。   這種沖突的根源即在于:一方面,作為一般原則,在確定權(quán)利要求的保護范圍時,權(quán)利要求中的所有特征均應(yīng)當(dāng)予以考慮,故方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求中的方法特征應(yīng)當(dāng)予以考慮;另一方面,按照目前的大多數(shù)做法,方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的保護主題仍然是產(chǎn)品,其實際的限定作用取決于方法是否對所要求保護的產(chǎn)品本身產(chǎn)生影響,對于某些領(lǐng)域的發(fā)明而言(例如某些不可預(yù)測的領(lǐng)域),受到當(dāng)前分析技術(shù)水平的限制,可能存在不能判斷方法對產(chǎn)品本身產(chǎn)生何種影響,換言之,不能確定方法特征如何影響結(jié)構(gòu)特征,以及受到方法特征影響的結(jié)構(gòu)特征會產(chǎn)生何種變化,在這種情況下必然會發(fā)生在確定權(quán)利要求保護范圍時,“方法特征”客觀上不能被考慮的情況。   針對這種長期存在的沖突,在2009年5月18日作出判決的Abbott Labs . v . Sandoz Inc.案中,美國聯(lián)邦巡回上訴法院CAFC通過全院聯(lián)席審理(en banc)的方式對該案進行了審理,就CAFC對方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求的解釋方法進行了整理,并根據(jù)過去的美國最高法院判決,對解釋方法進行了統(tǒng)一。   Abbott Labs . v. Sandoz Inc.案的原告Abbott Laboratories享有美國專利U.S.Patent No.4,935,507的獨占實施權(quán),涉案權(quán)利要求2-5為關(guān)于藥品頭孢地尼 (cefdinir) 結(jié)晶的產(chǎn)品權(quán)利要求,在這些權(quán)利要求中,并沒有采取結(jié)晶頭孢地尼的物理、化學(xué)特征或組成對該產(chǎn)品進行限定,而記載了獲得該結(jié)晶頭孢地尼的制備方法,采用了“is obtainable by~ing”,即“可由某某方法獲得”的形式進行了限定,也就是說以方法限定產(chǎn)品形式描述了權(quán)利要求。   涉及該專利的專利侵權(quán)訴訟共有兩起,Abbott Labs.主張Sandoz Inc.等制藥公司侵害了上述專利的專利權(quán),Sandoz Inc.等制藥公司的被控侵權(quán)物由不同于涉案權(quán)利要求中記載的制備方法而制備,盡管如此,Abbott公司主張Sandoz Inc.等侵害了其專利權(quán)。   該案在CAFC的爭論主要集中于由不同于方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求中記載的制備方法制造的產(chǎn)品是否構(gòu)成了專利侵權(quán)。CAFC認(rèn)為,在此應(yīng)考慮以公開為對價而授予獨占權(quán)的專利法宗旨,方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求的權(quán)利范圍應(yīng)受權(quán)利要求中記載的方法特征所限定。例如,對于一項涉及化學(xué)混合物的發(fā)明,發(fā)明人沒有在權(quán)利要求中記載該混合物的組成或特性,而采用了“compound X , obtained by process Y (由方法Y獲得的混合物X)”這種方式來記載該混合物,在這種情況下,專利權(quán)人通過方法特征向公眾傳達了其享有獨占權(quán)的權(quán)利范圍。如果在進行權(quán)利要求解釋時不考慮“obtained”后的“process Y”限定,便意味著采用Z方法制造的混合物X也可能構(gòu)成對該專利的侵權(quán)。對方法特征的忽略使得侵權(quán)判斷的依據(jù)只能落腳于混合物的組成或特征,在發(fā)明者并沒有在權(quán)利要求中記載混合物的組成或特征的情況下,如何判斷該被控侵權(quán)物與專利產(chǎn)品是否同一,不將所記載的方法的同一性作為侵權(quán)的判斷依據(jù),而試圖根據(jù)沒有記載的組成、特征來追究專利侵權(quán)的做法似有舍近求遠之嫌,從可操作性的角度來看有所欠缺。大多數(shù)法官認(rèn)為“當(dāng)權(quán)利要求保護的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)未知和該產(chǎn)品只能通過引用其制備方法進行限定時,創(chuàng)建一個方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的方法特征在這樣一些特殊情形中不起限定作用的判斷規(guī)則是完全沒有必要、而且在邏輯上是謬誤的。這樣的判斷規(guī)則會將專利的保護范圍擴展超出發(fā)明人在發(fā)明中‘特別指出和明確要求’保護的主題,35 U.S.C. § 112 II 6”。   在美國聯(lián)邦巡回上訴法院對Abbott Labs . v. Sandoz Inc.案作出全席審理之后,即確立了在涉及“方法限定產(chǎn)品的權(quán)利要求”的侵權(quán)訴訟中,方法特征對權(quán)利要求的保護范圍具有限定作用的原則。   根據(jù)我國目前的專利侵權(quán)案件審理實踐,我們可以借鑒美國的上述案例來處理“方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求”的解釋問題。即,對于可預(yù)測的領(lǐng)域,例如機械領(lǐng)域,由于本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠判斷方法對所要求保護的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)上的影響以及這種影響所帶來的結(jié)構(gòu)變化是什么,因此,為了比較的便利性,我們可以比較權(quán)利要求所要求保護的產(chǎn)品(考慮方法對其結(jié)構(gòu)的影響)與被控侵權(quán)產(chǎn)品,來進行侵權(quán)比對;而對于不可預(yù)測的領(lǐng)域,例如化學(xué)、生物等高新技術(shù)領(lǐng)域,由于借助于目前的分析手段很難判斷方法本身對產(chǎn)品的影響,因此,應(yīng)當(dāng)將產(chǎn)品權(quán)利要求中的方法特征與被控侵權(quán)產(chǎn)品的制造方法進行比較。這樣既能兼顧侵權(quán)案件審理的便利性,又能兼顧由于技術(shù)的發(fā)展而對法律適用本身的影響。
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