北京快幫知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 袁穎　 摘要：文中對(duì)中國(guó)專利法第26條第4款規(guī)定與日本專利法中相關(guān)規(guī)定做出介紹和比較，中國(guó)專利法第26條第4款規(guī)定“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限制要求專利保護(hù)的范圍”，日本專利法第36條第6款規(guī)定，第36條第2款中權(quán)利要求范圍的描述，必須符合下列各項(xiàng)規(guī)定：1、欲獲得專利的發(fā)明在說(shuō)明書中有記載；2、欲獲得專利的發(fā)明是清楚的；3、各項(xiàng)權(quán)利要求的描述是簡(jiǎn)潔的；4、描述應(yīng)當(dāng)符合經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省的條令。文中對(duì)以上中日專利法中的相關(guān)規(guī)定做出了詳細(xì)的解釋。 　　關(guān)鍵詞：中國(guó)專利法，日本專利法，權(quán)利要求，以說(shuō)明書為依據(jù)，清楚 　　前言 　　在專利申請(qǐng)文件的撰寫過(guò)程中，權(quán)利要求書的撰寫是非常需要技巧的，既要滿足專利法和專利細(xì)則的各項(xiàng)形式規(guī)定，還要為申請(qǐng)人爭(zhēng)取最大的保護(hù)范圍，又要保證不能超過(guò)說(shuō)明書的原始記載內(nèi)容，同時(shí)最好還要為后續(xù)的程序，比如審查意見答復(fù)及復(fù)審等程序，保留修改的空間。因此為了撰寫出更好的權(quán)利要求書，首先要清楚中國(guó)專利法對(duì)權(quán)利要求書的撰寫有哪些要求。中國(guó)專利法第26條第4款對(duì)權(quán)利要求書的撰寫提出了明確的規(guī)定，由于是在專利法中做出的規(guī)定，因此屬于最重要的最基本的規(guī)定，因此筆者在下文中針對(duì)此條款對(duì)權(quán)利要求書撰寫的規(guī)定進(jìn)行介紹，同時(shí)對(duì)日本專利法中相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行介紹，通過(guò)對(duì)中國(guó)和日本兩國(guó)在權(quán)利要求書撰寫規(guī)定上的比較使各位更好地了解如何撰寫權(quán)利要求書。 　　第一部分：中國(guó)專利法第26條第4款的規(guī)定 　　中國(guó)專利法第26條第4款規(guī)定“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限制要求專利保護(hù)的范圍”，專利審查指南第二部分第二章對(duì)權(quán)利要求書撰寫的規(guī)定進(jìn)行了更具體的說(shuō)明，“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)記載發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)特征，技術(shù)特征可以是構(gòu)成發(fā)明或者使用新型技術(shù)方案的組成要素，也可以是要素之間的相互關(guān)系”，并對(duì)第26條第4款中的“以說(shuō)明書為依據(jù)”，“清楚”，“簡(jiǎn)要”的要求進(jìn)行了詳細(xì)的解釋。 　　一、“以說(shuō)明書為依據(jù)” 　　權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f(shuō)明書的支持，權(quán)利要求書中的每一項(xiàng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說(shuō)明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說(shuō)明書公開的范圍。如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測(cè)說(shuō)明書給出的實(shí)施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當(dāng)允許申請(qǐng)人將權(quán)利要求的保護(hù)范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。審查指南中給出了一些情況，對(duì)是否滿足“以說(shuō)明書為依據(jù)”規(guī)定做出了具體的解釋，具體如下。 　　1、對(duì)于用上位概念概括或用并列選擇方式概括的權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)審查這種概括是否得到說(shuō)明書的支持。如果權(quán)利要求的概括包含申請(qǐng)人推測(cè)的內(nèi)容，而其效果又難于預(yù)先確定和評(píng)價(jià)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為這種概括超出了說(shuō)明書公開的范圍。如果權(quán)利要求的概括使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該權(quán)利要求沒(méi)有得到說(shuō)明書的支持。 　　2、對(duì)于一個(gè)概括較寬又與整類產(chǎn)品或者整類機(jī)械有關(guān)的權(quán)利要求，如果說(shuō)明書中有較好的支持，并且也沒(méi)有理由懷疑發(fā)明或者實(shí)用新型在權(quán)利要求范圍內(nèi)不可以實(shí)施，那么，即使這個(gè)權(quán)利要求范圍較寬也是可以接受的。但是當(dāng)說(shuō)明書中給出的信息不充分，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員用常規(guī)的實(shí)驗(yàn)或者分析方法不足以把說(shuō)明書記載的內(nèi)容擴(kuò)展到權(quán)利要求所述的保護(hù)范圍時(shí)，審查員應(yīng)當(dāng)要求申請(qǐng)人作出解釋，說(shuō)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在說(shuō)明書給出信息的基礎(chǔ)上，能夠容易地將發(fā)明或者實(shí)用新型擴(kuò)展到權(quán)利要求的保護(hù)范圍；否則，應(yīng)當(dāng)要求申請(qǐng)人限制權(quán)利要求。 　　3、關(guān)于功能限定。通常對(duì)于產(chǎn)品權(quán)利要求來(lái)說(shuō)，應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無(wú)法用結(jié)構(gòu)特征來(lái)限定，并且技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來(lái)限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過(guò)說(shuō)明書中規(guī)定的實(shí)驗(yàn)或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗(yàn)證的情況下，使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明才可能是允許的。對(duì)于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式。因此說(shuō)明書中記載的內(nèi)容是否能夠?yàn)樵摴δ芑蛘咝Ч卣魈峁┲С质欠浅Ｖ匾?。如果?quán)利要求中限定的功能是以說(shuō)明書實(shí)施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說(shuō)明書中未提到的其他替代方式來(lái)完成，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，則權(quán)利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)問(wèn)題的方式的功能性限定。 　　在判斷權(quán)利要求是否得到說(shuō)明書的支持時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮說(shuō)明書的全部?jī)?nèi)容，而不是僅限于具體實(shí)施方式部分的內(nèi)容，比如發(fā)明內(nèi)容部分及附圖均可以作為支持權(quán)利要求的基礎(chǔ)。 　　在實(shí)踐中，當(dāng)收到關(guān)于“權(quán)利要求得不到說(shuō)明書支持”的審查意見時(shí)，代理人在答復(fù)時(shí)要非常小心。如果是說(shuō)明書中有支持，那么通過(guò)合理的爭(zhēng)辯即可以克服上述缺陷；如果說(shuō)明書中沒(méi)有明確的公開，那么代理人在答復(fù)時(shí)就要格外地注意，因?yàn)槿绻诖饛?fù)時(shí)引入新的說(shuō)明書未公開的內(nèi)容，那么根據(jù)專利法第33條會(huì)導(dǎo)致“修改超范圍”的缺陷，而如果爭(zhēng)辯未公開的內(nèi)容是公知常識(shí)，那么就要小心審查員利用代理人的答復(fù)意見質(zhì)疑權(quán)利要求的創(chuàng)造性，而根據(jù)“禁止反悔原則”，如果一旦所涉及發(fā)明的發(fā)明點(diǎn)就在于上述權(quán)利要求的相關(guān)特征時(shí)，情況就會(huì)對(duì)申請(qǐng)人和代理人非常不利。 　　所以權(quán)利要求書的撰寫與說(shuō)明書的撰寫都非常重要，是要結(jié)合在一起的，說(shuō)明書要為權(quán)利要求書提供必要的支持，以避免公開不充分，避免權(quán)利要求得不到說(shuō)明書的支持，同時(shí)盡量多地添加實(shí)施例，為概括得出的權(quán)利要求提供足夠的支持，以避免審查員認(rèn)為權(quán)利要求不能從說(shuō)明書中概括得出，而造成權(quán)利要求的不必要的范圍縮小。同時(shí)還要注意“捐獻(xiàn)原則”，如果某技術(shù)特征或者技術(shù)方案在說(shuō)明書中已公開，而由于發(fā)明人或者代理人的失誤沒(méi)有寫到權(quán)利要求中，那么就相當(dāng)于為公眾做了貢獻(xiàn)，在后續(xù)的維權(quán)中是不可以再要求保護(hù)這些捐獻(xiàn)了的技術(shù)方案?？梢姍?quán)利要求書與說(shuō)明書的撰寫是非常的重要，權(quán)利要求應(yīng)該以說(shuō)明書為依據(jù)是必須要滿足的重要規(guī)定，因?yàn)樵诤罄m(xù)程序中，如果出現(xiàn)此缺陷，代理人在答復(fù)時(shí)是比較被動(dòng)的，而且此條不僅是駁回條款，也是無(wú)效條款，因此代理人應(yīng)當(dāng)格外的注意。 　　二、“清楚” 　　權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚，一是指每一項(xiàng)權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚，二是指構(gòu)成權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為一個(gè)整體也應(yīng)當(dāng)清楚。 　　首先，每項(xiàng)權(quán)利要求的類型應(yīng)當(dāng)清楚。權(quán)利要求的主題名稱應(yīng)當(dāng)能夠清楚地表明該權(quán)利要求的類型是產(chǎn)品權(quán)利要求還是方法權(quán)利要求。不允許使用模糊不清的主題名稱，或者在一項(xiàng)權(quán)利要求的主題名稱中既包含有產(chǎn)品又包含有方法。 　　另一方面，權(quán)利要求的主題名稱還應(yīng)當(dāng)與權(quán)利要求的技術(shù)內(nèi)容相適應(yīng)。 　　產(chǎn)品權(quán)利要求適用于產(chǎn)品發(fā)明或者實(shí)用新型，通常應(yīng)當(dāng)用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征來(lái)描述。有幾種特殊情況，當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一種或多個(gè)技術(shù)特征無(wú)法用結(jié)構(gòu)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助物理或化學(xué)參數(shù)表征；當(dāng)無(wú)法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助于方法特征表征。 　　方法權(quán)利要求適用于方法發(fā)明，通常應(yīng)當(dāng)用工藝過(guò)程、操作條件、步驟或者流程等技術(shù)特征來(lái)描述。用途權(quán)利要求屬于方法權(quán)利要求，但應(yīng)當(dāng)從權(quán)利要求的撰寫措辭上區(qū)分用途權(quán)利要求和方法權(quán)利要求。 　　其次，每項(xiàng)權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)清楚。權(quán)利要求的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)根據(jù)其所用詞語(yǔ)的含義來(lái)理解。 　　權(quán)利要求中不得使用含義不確定的用語(yǔ)，如“厚”、“薄”、“強(qiáng)”、“弱”等，除非這種用語(yǔ)在特定技術(shù)領(lǐng)域具有公認(rèn)的確切含義，對(duì)沒(méi)有公認(rèn)含義的用語(yǔ)，如果可能，應(yīng)選擇說(shuō)明書中記載的更為精確的措辭替換上述不確定的用語(yǔ)。 　　權(quán)利要求中不得出現(xiàn)“例如”、“最好是”、“尤其是”等類似用語(yǔ)，因?yàn)檫@類用語(yǔ)會(huì)在一項(xiàng)權(quán)利要求中限定出不同的保護(hù)范圍，導(dǎo)致保護(hù)范圍不清楚。 　　在一般情況下，權(quán)利要求中不得使用“約”、“接近”、“等”、“或類似物”等類似的用語(yǔ)，因?yàn)檫@類用語(yǔ)通常會(huì)使權(quán)利要求的范圍不清楚。但是針對(duì)具體情況，如果使用該用于不會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚，則這類用語(yǔ)也是允許的。 　　除附圖標(biāo)記或者化學(xué)式及數(shù)學(xué)式中使用的括號(hào)之外，權(quán)利要求中應(yīng)盡量避免使用括號(hào)，以免造成權(quán)利要求不清楚。 　　最后，構(gòu)成權(quán)利要求的所有權(quán)利要求作為一個(gè)整體也應(yīng)當(dāng)清楚，這是指權(quán)利要求之間的引用關(guān)系應(yīng)當(dāng)清楚。關(guān)于引用關(guān)系的規(guī)定審查指南中寫的很詳細(xì)，這里不再贅述。 　　在實(shí)踐中，我們經(jīng)常會(huì)碰到審查員發(fā)出關(guān)于權(quán)利要求不清楚的審查意見，其中有形式的缺陷，也有涉及實(shí)質(zhì)內(nèi)容上的缺陷。形式上的缺陷，有些是因?yàn)闆](méi)有引用基礎(chǔ)，有些是因?yàn)槌霈F(xiàn)了上述提到的導(dǎo)致保護(hù)范圍不清楚的用語(yǔ)，有些是因?yàn)闄?quán)利要求之間的引用關(guān)系不清楚等等，而這些形式上的缺陷一般通過(guò)修改都可以克服。而實(shí)質(zhì)上的缺陷，比如有些是因?yàn)榧夹g(shù)特征描述地不清楚，導(dǎo)致審查員認(rèn)為通過(guò)該描述不清楚該權(quán)利要求所要保護(hù)的技術(shù)方案，而如果說(shuō)明書中的相關(guān)描述也是同樣不清楚時(shí)，代理人在答復(fù)時(shí)同樣會(huì)比較被動(dòng)，因?yàn)橥瑯訒?huì)面臨修改超范圍或者沒(méi)有創(chuàng)造性的問(wèn)題。實(shí)質(zhì)上的缺陷還有這種情況，因?yàn)闄?quán)利要求中僅簡(jiǎn)單羅列技術(shù)特征，而沒(méi)有各技術(shù)特征之間的關(guān)系，造成權(quán)利要求要保護(hù)的技術(shù)方案不清楚，而如果說(shuō)明書中或者附圖中同樣沒(méi)有做出描述，那么代理人在答復(fù)時(shí)同樣面臨尷尬的處境。因此在撰寫權(quán)利要求書和說(shuō)明書時(shí)，同樣要注意清楚地描述技術(shù)特征和技術(shù)方案，清楚的要求不僅僅是指形式上的清楚，同時(shí)要求實(shí)質(zhì)上的清楚，通過(guò)用語(yǔ)和具體描述清楚地表達(dá)技術(shù)特征和技術(shù)方案，避免造成不清楚的缺陷。 　　三、簡(jiǎn)要 　　權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要，一是指每一項(xiàng)權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要，二是指構(gòu)成權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為一個(gè)整體也應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要。審查指南中明確指出，一件專利申請(qǐng)中不得出現(xiàn)兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)上相同的同類權(quán)利要求。 　　權(quán)利要求的數(shù)目應(yīng)當(dāng)合理。關(guān)于此要求很多國(guó)家都有相關(guān)的規(guī)定，一般都是通過(guò)超過(guò)規(guī)定數(shù)目的權(quán)利要求要多收費(fèi)來(lái)使得申請(qǐng)人主動(dòng)控制權(quán)利要求的數(shù)目。 　　權(quán)利要求的表述應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要，除記載技術(shù)特征外，不得對(duì)原因或者理由作不必要的解釋，也不得使用商業(yè)性宣傳用語(yǔ)。 　　為避免權(quán)利要求之間相同內(nèi)容的不必要重復(fù)，在可能的情況下，權(quán)利要求應(yīng)盡量采取引用在前權(quán)利要求的方式撰寫。 　　在實(shí)踐中，一般比較少收到關(guān)于權(quán)利要求不簡(jiǎn)要的審查意見，當(dāng)申請(qǐng)人撰寫的權(quán)利要求過(guò)于詳細(xì)，包含了很多不需要的技術(shù)特征時(shí)，審查員一般不會(huì)發(fā)出審查意見要求申請(qǐng)人修改，因?yàn)檫@是申請(qǐng)人自己要求的保護(hù)范圍。而代理人在撰寫時(shí)，應(yīng)當(dāng)合理的控制出現(xiàn)在權(quán)利要求中的技術(shù)特征，避免對(duì)權(quán)利要求作出過(guò)多的不必要的限制，避免損害申請(qǐng)人的利益。 　　以上是中國(guó)專利法及審查指南對(duì)26條第4款的規(guī)定和解釋以及筆者在實(shí)踐中的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和看法，下面對(duì)日本專利法中的相關(guān)規(guī)定作出介紹。 　　第二部分：日本專利法的第36條第5、6款的規(guī)定 　　日本專利法的第36條第5、6款對(duì)權(quán)利要求書的撰寫做出了規(guī)定。 　　日本專利法第36條第5款規(guī)定，第36條第2款中權(quán)利要求的范圍，必須區(qū)分權(quán)利要求項(xiàng)，按照各項(xiàng)權(quán)利要求記載欲獲得專利的發(fā)明的所有必要事項(xiàng)；此時(shí)，某一權(quán)利要求限定的發(fā)明與另一項(xiàng)權(quán)利要求限定的發(fā)明可以是相同的。 　　而對(duì)比中國(guó)專利法關(guān)于“簡(jiǎn)要”的要求，“一件專利申請(qǐng)中不得出現(xiàn)兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)上相同的同類權(quán)利要求”，因此可以看出上述中國(guó)專利法中不允許出現(xiàn)的情況，在日本專利法中是允許的。 　　與中國(guó)專利法第26條第4款直接對(duì)應(yīng)的條款就是日本專利法第36條第6款，其中規(guī)定，第36條第2款中權(quán)利要求范圍的描述，必須符合下列各項(xiàng)規(guī)定：1、欲獲得專利的發(fā)明在說(shuō)明書中有記載；2、欲獲得專利的發(fā)明是清楚的；3、各項(xiàng)權(quán)利要求的描述是簡(jiǎn)潔的；4、描述應(yīng)當(dāng)符合經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省的條令。在日本專利審查指南中，關(guān)于上述規(guī)定給出了具體的解釋。 　　一、“在說(shuō)明書中有記載” 　　相對(duì)于中國(guó)專利法中要求“權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)”，日本專利法中的規(guī)定是“在說(shuō)明書中有記載”。關(guān)于此規(guī)定，日本專利審查指南中明確指出，要求保護(hù)的發(fā)明不能超出說(shuō)明書中記載的范圍。下面通過(guò)審查指南中詳細(xì)的解釋來(lái)了解一下中國(guó)專利法“權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)”與日本專利法“在說(shuō)明書中有記載”的規(guī)定具體有何區(qū)別。 　　關(guān)于“在說(shuō)明書中有記載”的規(guī)定，審查員在審查時(shí)遵循以下規(guī)則： 　　1、判斷權(quán)利要求的描述是否滿足條款36(6)i的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)基于對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明及在說(shuō)明書中記載的發(fā)明的對(duì)比和審查。對(duì)比和審查應(yīng)當(dāng)以要求保護(hù)的發(fā)明為基準(zhǔn)，研究哪些在說(shuō)明書中有記載。在判斷的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意不能根據(jù)說(shuō)明書中記載的特定實(shí)施例來(lái)過(guò)度限制權(quán)利要求的范圍。 　　2、在進(jìn)行上述對(duì)比和審查時(shí)，對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明和在說(shuō)明書中記載的發(fā)明之間的實(shí)質(zhì)對(duì)應(yīng)關(guān)系的審查，不是單純考慮表達(dá)的一致性。因?yàn)槿绻灰獫M足表達(dá)一致，即使實(shí)質(zhì)上未向公眾公開的發(fā)明也可以獲得專利權(quán)，則將違背條款36(6)i的意圖。這一條原則與中國(guó)審查指南中相關(guān)規(guī)定一致，均指明不僅僅因?yàn)闄?quán)利要求與說(shuō)明書在表達(dá)上是一致的就判斷權(quán)利要求是得到說(shuō)明書支持的。 　　3、對(duì)于實(shí)質(zhì)上對(duì)應(yīng)關(guān)系的審查是通過(guò)如下方式進(jìn)行的，即，調(diào)查權(quán)利要求的發(fā)明是否超出在發(fā)明詳細(xì)說(shuō)明中本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠認(rèn)識(shí)的發(fā)明課題能解決的范圍。判斷為超出本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠認(rèn)識(shí)到的發(fā)明課題能解決的范圍時(shí)，無(wú)法說(shuō)發(fā)明詳細(xì)說(shuō)明中作為發(fā)明記載的內(nèi)容與權(quán)利要求的發(fā)明為實(shí)質(zhì)上對(duì)應(yīng)，因此違反條款36(6)i的規(guī)定。 　　關(guān)于技術(shù)問(wèn)題的確認(rèn)，從原則上來(lái)說(shuō)，要解決的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)在說(shuō)明書中明確給出，然而，當(dāng)要解決的技術(shù)問(wèn)題沒(méi)有清楚地在說(shuō)明書中指明，或者盡管技術(shù)問(wèn)題清楚地在說(shuō)明書中指明，考慮到說(shuō)明書的其他部分或者公知常識(shí)，該指明的技術(shù)問(wèn)題是不合理的，在以上情況下，技術(shù)問(wèn)題的確定應(yīng)不僅要考慮說(shuō)明書和附圖的記載內(nèi)容，同時(shí)還要考慮到公知常識(shí)。 　　以上日本審查指南中關(guān)于技術(shù)問(wèn)題的確定與中國(guó)審查指南中的相關(guān)解釋大體一致，在中國(guó)審查指南第二部分第四章3.2.1.1中指出，基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，可能不同于說(shuō)明書中所描述的技術(shù)問(wèn)題；在這種情況下，應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。 　　以下是一些不滿足條款36(6)i的典型示例。 　　1、在說(shuō)明書中既未記載也未暗示的事項(xiàng)在權(quán)利要求中有記載。 　　2、權(quán)利要求中使用的術(shù)語(yǔ)與說(shuō)明書中不一致，并導(dǎo)致權(quán)利要求與說(shuō)明書之間的關(guān)系不清楚。比如。權(quán)利要求中使用的是“數(shù)據(jù)處理手段”，而說(shuō)明書中有“用于改變字符長(zhǎng)度的手段”和“用于改變行距的手段”，因此不清楚權(quán)利要求中的“數(shù)據(jù)處理手段”具體對(duì)應(yīng)的是上述哪一種手段或是否同時(shí)對(duì)應(yīng)以上兩種手段。 　　3、說(shuō)明書中公開的內(nèi)容既不能被擴(kuò)展成也不能被概括成權(quán)利要求保護(hù)的范圍，即使根據(jù)公知常識(shí)。其中需要注意的是，權(quán)利要求可以基于說(shuō)明書中的一個(gè)或多個(gè)具體實(shí)施例進(jìn)行擴(kuò)展或者概括，而且擴(kuò)展或者概括的最大范圍隨著技術(shù)領(lǐng)域的特點(diǎn)而變化。比如，與一些各功能或者特性之間的關(guān)系較難理解的領(lǐng)域（例如化學(xué)領(lǐng)域）相比，在各功能或者特性之間的關(guān)系較容易理解的領(lǐng)域中（例如機(jī)械或者電學(xué)領(lǐng)域），基于實(shí)施例可以進(jìn)行的擴(kuò)展或者概括的范圍相對(duì)來(lái)說(shuō)要寬一點(diǎn)。因此在判斷權(quán)利要求進(jìn)行的擴(kuò)展或者概括是否恰當(dāng)時(shí)，還應(yīng)當(dāng)考慮到具體的技術(shù)領(lǐng)域。 　　以上三種典型示例與中國(guó)審查指南的相關(guān)規(guī)定一致，不需過(guò)多解釋。 　　4、如果說(shuō)明書中描述的用于解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段沒(méi)有在權(quán)利要求中體現(xiàn)出來(lái)，那么權(quán)利要求的保護(hù)范圍則超出了說(shuō)明書的記載范圍。下面給出了一個(gè)例子以幫助理解本條規(guī)定。 　　在說(shuō)明書中，記載了一種系統(tǒng)使得服務(wù)器可以使用各種數(shù)據(jù)格式向各種終端提供信息，其中當(dāng)接收到信息后，服務(wù)器從儲(chǔ)存裝置獲得對(duì)應(yīng)各接收終端的數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換參數(shù)，并基于數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換參數(shù)進(jìn)行信息的數(shù)據(jù)格式的轉(zhuǎn)換，然后將轉(zhuǎn)換格式后的信息提供給對(duì)應(yīng)的終端。而權(quán)利要求如下：一種信息提供系統(tǒng)，包括若干終端，一信息處理裝置，一儲(chǔ)存裝置，信息處理裝置從數(shù)據(jù)庫(kù)獲取第一信息并傳遞給終端，儲(chǔ)存裝置根據(jù)對(duì)應(yīng)的終端儲(chǔ)存第二信息，其中信息處理裝置從儲(chǔ)存裝置獲得第二信息并將第一信息傳遞給終端。可見在權(quán)利要求中未提到關(guān)于數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換的內(nèi)容，然而本發(fā)明要求解決的問(wèn)題是要使得服務(wù)器可以使用各種數(shù)據(jù)格式向各種終端提供信息，而實(shí)現(xiàn)以上問(wèn)題的手段是利用數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換，因此權(quán)利要求的范圍超出了說(shuō)明書記載的內(nèi)容。 　　其中，如果說(shuō)明書中記載了若干個(gè)技術(shù)問(wèn)題，那么權(quán)利要求中必須記載解決至少其中一個(gè)技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段。這里技術(shù)問(wèn)題的確定應(yīng)符合以上第三條判斷原則的規(guī)定，即不僅僅是發(fā)明記載內(nèi)容中明確指出的，也可以是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說(shuō)明書記載內(nèi)容和公知常識(shí)可以推出的。 　　關(guān)于此第四條的情況，在中國(guó)專利審查中，一般不會(huì)以違反26條第4款為理由，一般會(huì)采用缺少必要技術(shù)特征為理由。而在實(shí)質(zhì)上均是因?yàn)闄?quán)利要求沒(méi)有記載解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案。 　　二、“清楚” 　　日本審查指南中關(guān)于“清楚”的審查要求做了很詳細(xì)的解釋，主要內(nèi)容如下。 　　關(guān)于“清楚”的審查原則有以下幾點(diǎn)： 　　1、權(quán)利要求的描述是判斷要保護(hù)的發(fā)明是否可授權(quán)的基礎(chǔ)，同樣用于明確授權(quán)發(fā)明的技術(shù)范圍。因此發(fā)明必須在權(quán)利要求中清楚地表述。 　　2、同樣，發(fā)明可以通過(guò)權(quán)利要求中的事項(xiàng)被清楚的表述。 　　3、關(guān)于“清楚”的審查應(yīng)基于申請(qǐng)人認(rèn)為對(duì)限定發(fā)明所必要的事項(xiàng)進(jìn)行，即記載在權(quán)利要求中的事項(xiàng)。然而在理解這些事項(xiàng)的含義或者技術(shù)含義的時(shí)候，不僅僅應(yīng)當(dāng)考慮說(shuō)明書和附圖的描述還應(yīng)當(dāng)考慮公知常識(shí)。在確認(rèn)要求保護(hù)的發(fā)明時(shí)，未在權(quán)利要求中記載的事項(xiàng)不應(yīng)當(dāng)被考慮，相反，用于限定發(fā)明的事項(xiàng)只要在權(quán)利要求中有記載都應(yīng)當(dāng)被考慮。 　　4、當(dāng)權(quán)利要求的描述本身是清楚的時(shí)候，審查員應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利要求中的術(shù)語(yǔ)是否在附圖或者說(shuō)明書中有定義或者解釋，并且應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)該定義或者解釋是否使得權(quán)利要求的描述不清楚。比如，如果用在權(quán)利要求中某術(shù)語(yǔ)在說(shuō)明書中的定義不完全一致或者與其通常的含義不相同時(shí)，該定義使得該發(fā)明不清楚。 　　當(dāng)權(quán)利要求的描述本身不清楚時(shí)，審查員應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利要求中的術(shù)語(yǔ)是否在附圖或者說(shuō)明書中有定義或者解釋，并且評(píng)價(jià)結(jié)合公知常識(shí)，該定義或者解釋是否可以使得權(quán)利要求的描述清楚。如果審查員認(rèn)為，經(jīng)過(guò)審查該發(fā)明是清楚的，那么該發(fā)明同樣滿足36(6)(ii)款。通過(guò)以上解釋，可以看出，在權(quán)利要求本身的描述不清楚的時(shí)候，審查員并不是直接判定該權(quán)利要求不清楚，而是繼續(xù)審查，結(jié)合公知常識(shí)來(lái)判斷是否清楚。 　　以下給出了一些不滿足36(6)(ii)款的典型示例。 　　1、權(quán)利要求本身的描述不清楚導(dǎo)致發(fā)明不清楚。 　　（1）由于權(quán)利要求包括一些日語(yǔ)表達(dá)上不充分、不適當(dāng)?shù)拿枋觯瑢?dǎo)致發(fā)明不清楚。比如權(quán)利要求中包括一些錯(cuò)誤或者模糊的描述，導(dǎo)致保護(hù)的發(fā)明不清楚。然而，當(dāng)權(quán)利要求中的錯(cuò)誤是很小的，而且不會(huì)使要保護(hù)的發(fā)明對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是不清楚的，那么該權(quán)利要求仍然滿足36(6)(ii)款。 　?。?）即使結(jié)合說(shuō)明書，附圖和公知常識(shí)，權(quán)利要求中使用的術(shù)語(yǔ)仍然難以理解，將導(dǎo)致要保護(hù)的發(fā)明不清楚。 　　此示例與中國(guó)審查指南中的相關(guān)規(guī)定是一致的，再次不再贅述。 　　2、由于限定發(fā)明的事項(xiàng)存在技術(shù)缺陷導(dǎo)致發(fā)明不清楚。 　　（1）權(quán)利要求中記載了技術(shù)上錯(cuò)誤的事項(xiàng)。比如，權(quán)利要求“一種合金，由40-60wt%的A，30-50wt%的B和20-30wt%的C組成”，該權(quán)利要求的表述在技術(shù)上是錯(cuò)誤的，因?yàn)樯鲜龀煞諥的最大含量與B和C的最小含量的總和超過(guò)了100%。 　　關(guān)于此條規(guī)定，中國(guó)審查指南在第二部分第十章4.2.2中指出，一個(gè)組合物中各組分含量百分?jǐn)?shù)之和應(yīng)當(dāng)?shù)扔?00%，根據(jù)的條款就是法26條第4款。 　?。?）除了限定發(fā)明的事項(xiàng)的不可理解性，結(jié)合公知常識(shí)該限定發(fā)明的事項(xiàng)明顯是有缺陷的，也會(huì)導(dǎo)致發(fā)明不清楚。比如“一種加工中心，裝配有機(jī)床，彈性體，金屬板，自動(dòng)刀具切換臂和刀具庫(kù)”。該權(quán)利要求中僅簡(jiǎn)單羅列了加工中心中包含的部件，并未描述各部件之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系和功能。而根據(jù)公知常識(shí)，各部件之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系隨著各部件的技術(shù)特性有很大的不同。因此上述權(quán)利要求中限定發(fā)明的事項(xiàng)是有缺陷的，因?yàn)閺椥栽徒饘侔迮c其他部件之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系不清楚，因此導(dǎo)致發(fā)明不清楚。 　?。?）限定發(fā)明的事項(xiàng)不一致。比如權(quán)利要求“一種用于生產(chǎn)最終產(chǎn)物D的方法，包括第一步，用初始材料A生產(chǎn)中間產(chǎn)物B，和第二步，用中間產(chǎn)物C生產(chǎn)最終產(chǎn)物D”，第一步的中間產(chǎn)物B與第二步的中間產(chǎn)物C不一致，而且第一步與第二步之間的關(guān)系也不清楚，由此導(dǎo)致發(fā)明不清楚。 　?。?）限定發(fā)明的事項(xiàng)在技術(shù)上不相關(guān)。 　?。?）用于表述權(quán)利要求的事項(xiàng)均為非技術(shù)事項(xiàng)。 　　以上2-5條在中國(guó)一般也是以權(quán)利要求不清楚為理由要求申請(qǐng)人修改權(quán)利要求。 　　3、要保護(hù)的發(fā)明分類（產(chǎn)品發(fā)明，方法發(fā)明，生產(chǎn)產(chǎn)品的方法發(fā)明）不清楚或者權(quán)利要求中包括一些不屬于以上分類的事項(xiàng)，將導(dǎo)致發(fā)明不清楚。比如“一種方法或裝置，包括……”，“一種方法和裝置，包括……”，“化合物A的抗癌效果”等。 　　在中國(guó)審查指南中關(guān)于“清楚”的規(guī)定，同樣指出每項(xiàng)權(quán)利要求的類型應(yīng)當(dāng)清楚。 　　4、限定發(fā)明的事項(xiàng)用可選的方式表示，然而上述可選項(xiàng)之間沒(méi)有相似的特性或者功能，也將導(dǎo)致發(fā)明不清楚。 　　關(guān)于此條規(guī)定，中國(guó)審查指南中是在“權(quán)利要求應(yīng)以說(shuō)明書為依據(jù)”中指出的，在用上位概念概括或并列選擇方式概括的權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)審查這種概括是否得到說(shuō)明書的支持。在得到說(shuō)明書支持的條件下，采用并列選擇法概括時(shí)，被并列選擇概括的具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)是等效的。因此在實(shí)質(zhì)上，關(guān)于此情況中國(guó)和日本的規(guī)定是一致的。 　　5、使用以下表達(dá)，結(jié)果導(dǎo)致發(fā)明的保護(hù)范圍不清楚。 　?。?）權(quán)利要求中使用否定式表達(dá)，結(jié)果使得發(fā)明的保護(hù)范圍不清楚，比如“except（除了）”或者“or（否則）”。 　?。?）使用數(shù)值限制的表達(dá)，但僅限制最小值或者最大值，結(jié)果使得發(fā)明的保護(hù)范圍不清楚，比如“大于……”或者“小于……”。 　　（3）對(duì)比表達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)或者程度不清楚，結(jié)果導(dǎo)致發(fā)明的保護(hù)范圍不清楚，比如“with slightly greater specific gravity （比重稍微大一點(diǎn)）”，“much bigger （更大）”，“high temperature （高溫）”，“l(fā)ow temperature （低溫）”，“hard to slip （難以滑動(dòng)）”，“easy to slip （容易滑動(dòng)）”或者使用一些有模糊含義的詞語(yǔ)。 　?。?）表達(dá)中有可選擇性添加的事項(xiàng)或者有可選的事項(xiàng)，比如使用“when desired （如果需要的話）”，“if necessary （如果必要的話）”等詞語(yǔ)來(lái)表達(dá)，或者表達(dá)中包括這樣一些詞語(yǔ)，“especially （尤其是）”，“for example （比如）”，“etc （等等）”，“desirably （較佳地）”，和“suitably （適當(dāng)?shù)兀?。以上表達(dá)使得是否添加或者是否選擇某些事項(xiàng)的條件不清楚，因此導(dǎo)致權(quán)利要求的記載有很多種理解方式。因此使用以上表達(dá)會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚。 　　關(guān)于此條，中國(guó)審查指南關(guān)于清楚的解釋中同樣指明，權(quán)利要求中不得出現(xiàn)“例如”，“最好是”等類似用語(yǔ)，因此類用語(yǔ)會(huì)限定出不同的保護(hù)范圍，導(dǎo)致不清楚。 　　（5）數(shù)值限制包括0%時(shí)，比如“從0%到10%”，結(jié)果導(dǎo)致發(fā)明的范圍不清楚。 　　當(dāng)說(shuō)明書中明確指明某組分是必要組分時(shí)，而在權(quán)利要求中使用“從0%到10%”來(lái)限定，因?yàn)樵?%時(shí)，權(quán)利要求中是不包括這種組分的，因此導(dǎo)致權(quán)利要求與說(shuō)明書不一致，結(jié)果導(dǎo)致保護(hù)范圍不清楚。而當(dāng)說(shuō)明書中明確表示該組分是可選時(shí)，使用“從0%到10%”來(lái)限定是被允許的。 　　在中國(guó)審查指南中第二部分第十章4.2.2同樣指出，在限定組分的含量時(shí)，用“0-X”來(lái)表示的為選擇組分。 　?。?）權(quán)利要求的表述采用引用說(shuō)明書或者附圖的方式撰寫，結(jié)果導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚。比如權(quán)利要求“一種如圖1中的自動(dòng)鉆機(jī)”，引用附圖是不準(zhǔn)確的，因?yàn)楦綀D通常含有模糊的含義，可以有很多種理解方式。 　　然而發(fā)明是可以通過(guò)引用說(shuō)明書或者附圖的方式在權(quán)利要求中清楚地記載的。比如，一項(xiàng)發(fā)明涉及一種合金，合金的各成分之間有特定的關(guān)系，而這種關(guān)系是可以通過(guò)引用附圖的方式清楚地表示的。如“一種耐熱鐵鉻鋁合金由鐵，鉻，鋁和少于X%的雜質(zhì)組成，其中鐵，鉻，鋁的含量在如圖1中點(diǎn)A，B，C和D包圍的范圍之內(nèi)”。 　　關(guān)于此規(guī)定，與中國(guó)專利法相關(guān)規(guī)定有較大區(qū)別，即使指南中解釋在必要的情況可以采用引用附圖或者說(shuō)明書的方式來(lái)撰寫，但是在中國(guó)專利實(shí)踐中，采用這種方式來(lái)撰寫是不被允許的。 　　以上第1，2，3，5和6的示例是指使用了上述表達(dá)并導(dǎo)致不清楚時(shí)才違反36(6)(ii)款的規(guī)定，并不是限制不可以使用以上描述，而第4條比較明確的規(guī)定了不可以使用4條中的表達(dá)，因必然會(huì)導(dǎo)致不清楚的問(wèn)題。 　　在“清楚”這一部分的規(guī)定中，還詳細(xì)介紹了功能性限定，由于篇幅所限，這里不做過(guò)多介紹。 　　三、“簡(jiǎn)潔的” 　　權(quán)利要求是審查發(fā)明是否滿足授權(quán)要求（新穎性或者創(chuàng)造性等）的基礎(chǔ)，因此權(quán)利要求的描述應(yīng)當(dāng)作為精確地限定地發(fā)明保護(hù)范圍的文件。因此，權(quán)利要求的描述應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)潔以使得第三方可以盡可能容易地理解要保護(hù)的發(fā)明。這就是日本專利法第36(6)(iii)款的目的。相比中國(guó)專利法26第4款中“簡(jiǎn)要的”規(guī)定，通過(guò)以下介紹來(lái)對(duì)比“簡(jiǎn)潔的”與“簡(jiǎn)要的”之間的區(qū)別。 　　日本專利法第36(6)(iii)款不涉及權(quán)利要求描述的發(fā)明內(nèi)容，只涉及描述本身的簡(jiǎn)潔性。同樣，也不要求包含多項(xiàng)權(quán)利要求的發(fā)明中多項(xiàng)權(quán)利要求作為整體要簡(jiǎn)潔，而只要求每一項(xiàng)權(quán)利要求簡(jiǎn)潔。從以上解釋可看出，中國(guó)專利法中關(guān)于“簡(jiǎn)要的”規(guī)定，要求多項(xiàng)權(quán)利要求作為整體也應(yīng)當(dāng)是簡(jiǎn)要的，并明確規(guī)定“一件專利申請(qǐng)中不得出現(xiàn)兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)上相同的同類權(quán)利要求”，而日本專利法中對(duì)此卻無(wú)要求。 　　以下給出了一些違反日本專利法第36(6)(iii)款的典型示例。 　　1、權(quán)利要求的描述中包括一些相同的內(nèi)容，比如用過(guò)度冗余的重復(fù)方式。 　　需要注意的是，不能僅僅因?yàn)橛糜谙薅òl(fā)明的事項(xiàng)對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是明顯的限定或者是對(duì)滿足授權(quán)要求可有可無(wú)的限定，而認(rèn)為權(quán)利要求是冗余的。 　　當(dāng)權(quán)利要求的描述中引用了說(shuō)明書或者附圖，那么對(duì)應(yīng)的說(shuō)明書或者附圖中引用的描述與權(quán)利要求的描述作為整體都不應(yīng)當(dāng)是冗余的。 　　2、權(quán)利要求通過(guò)可選的方式表達(dá)，而且可選項(xiàng)的數(shù)目過(guò)大而嚴(yán)重破壞了權(quán)利要求的簡(jiǎn)潔性。 　　確定簡(jiǎn)潔性是否被嚴(yán)重地破壞，應(yīng)當(dāng)考慮以下因素。 　?。?）當(dāng)可選項(xiàng)未共有一個(gè)顯著的結(jié)構(gòu)單元時(shí)，可選項(xiàng)數(shù)目過(guò)多導(dǎo)致嚴(yán)重破壞權(quán)利要求的簡(jiǎn)潔性時(shí)的可選項(xiàng)數(shù)目比當(dāng)可選項(xiàng)共有一個(gè)顯著的結(jié)構(gòu)單元時(shí)的可選項(xiàng)數(shù)目要少。即當(dāng)可選項(xiàng)未共有一個(gè)顯著的結(jié)構(gòu)單元時(shí)，更容易破壞權(quán)利要求的簡(jiǎn)潔性。 　?。?）當(dāng)可選項(xiàng)用復(fù)雜的方式表達(dá)時(shí)，比如有條件的選項(xiàng)，可選項(xiàng)數(shù)目過(guò)多導(dǎo)致嚴(yán)重破壞權(quán)利要求的簡(jiǎn)潔性時(shí)的可選項(xiàng)數(shù)目比其他情況要少。即當(dāng)可選項(xiàng)用復(fù)雜的方式表達(dá)時(shí)，更容易破壞權(quán)利要求的簡(jiǎn)潔性。 　　對(duì)比中國(guó)審查指南中對(duì)“簡(jiǎn)要”的要求，可見日本專利法對(duì)“簡(jiǎn)潔”的要求要相對(duì)寬松一點(diǎn)，沒(méi)有過(guò)多的限制。比如未要求權(quán)利要求的數(shù)目應(yīng)當(dāng)合理，未要求所有權(quán)利要求作為整體也簡(jiǎn)要等。 　　四、應(yīng)當(dāng)符合經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省的條令 　　此條涉及的是經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省的條令中關(guān)于權(quán)利要求技術(shù)性規(guī)定的一些法律要求。 　　日本專利法第24條規(guī)定，滿足專利法第36(6)(iv)款規(guī)定即符合經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省的條令的權(quán)利要求范圍的記載應(yīng)滿足以下事項(xiàng)： 　?。?）每一項(xiàng)權(quán)利要求的描述都應(yīng)當(dāng)重啟一行，并有標(biāo)號(hào)。 　?。?）權(quán)利要求應(yīng)連續(xù)編號(hào)。 　?。?）在權(quán)利要求的描述中，當(dāng)引用其他權(quán)利要求時(shí)，應(yīng)寫明其標(biāo)號(hào)。 　?。?）當(dāng)一權(quán)利要求引用另一權(quán)利要求時(shí)，該權(quán)利要求不能在其引用的另一權(quán)利要求之前。 　　以上規(guī)定均是對(duì)權(quán)利要求的具體撰寫方式的規(guī)定，與中國(guó)專利法中的相關(guān)規(guī)定都是一致的。 　　以上詳細(xì)解釋了日本專利法第36(6)款的規(guī)定，并與中國(guó)專利法第26條第4款中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了對(duì)比，希望通過(guò)上述介紹，能使本領(lǐng)域的相關(guān)人員對(duì)以上規(guī)定有更好的認(rèn)識(shí)，并給各位的工作帶來(lái)實(shí)質(zhì)的幫助。