北京快幫知識產(chǎn)權有限公司 　　專利保護范圍的確定是專利侵權判定的重要前提，近日最高人民法院組織近50位專利律師、專利代理人在“專利侵權判定標準研討會”上結合我國司法實踐中遇到的新情況，重點討論了等同原則、捐獻原則、間接侵權、已有技術抗辯、外觀設計侵權判定等問題，為準備出臺“專利侵權判定標準”提出了意見 。本文僅就“捐獻原則”的理解和適用簡要闡述筆者的觀點。 　　一、捐獻原則的理論淵源 　　2010年1月1日施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條明確規(guī)定了所謂“捐獻原則”的適用，即對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持?！蹲罡呷嗣穹ㄔ褐R產(chǎn)權庭負責人就;關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋>答記者》中闡述該規(guī)則是指，對于說明書記載而權利要求未記載的技術方案，視為專利權人將其捐獻給社會公眾，不得在專利侵權訴訟中主張上述已捐獻的內容屬于等同特征所確定的范圍。捐獻規(guī)則實質上是對等同原則適用的一種限制。之所以如此規(guī)定，是考慮到以下情形：專利申請人有時為了容易獲得授權，權利要求采用比較下位的概念，而說明書及附圖又對其擴張解釋。專利權人在侵權訴訟中主張說明書所擴張的部分屬于等同特征，從而不適當?shù)財U大了專利權的保護范圍。實際上，這是一種“兩頭得利”的行為。專利制度的價值不僅要體現(xiàn)對專利權人利益的保護，同時也要維護權利要求的公示作用。因此，捐獻規(guī)則的確立，有利于維護權利要求書的公示性，平衡專利權人與社會公眾的利益關系。 　　雖然最高人民法院給出“捐獻原則”的頒布目的，但是由于中國目前為止還沒有出現(xiàn)適用“捐獻原則”的司法判例，因此其理論淵源應當追述到“美國最高法院在1881年審理的Miller訴Brass公司案” 。經(jīng)過美國司法實踐的檢驗，捐獻原則基本確立了兩個理論基礎：一是權利要求的功能是公示專利的保護范圍；一是專利權基于國家的審批而產(chǎn)生。在適用捐獻原則時，相關主題是否在說明書中有清楚、具體的描述由本領域的普通技術人員在閱讀整個說明書后做出判斷。如果說明書中對相關主題只有概括性的描述，一般不適用捐獻原則。如果申請人提交的原始權利要求覆蓋了相關主題，就意味著申請人想對該主題進行保護，也就不適用捐獻原則 。 　　二、中國適用捐獻原則的“再思考” 　　筆者認為一個制度或者是原則特別是影響專利權人實體利益的規(guī)則的出臺，應當具備深厚的理論基礎或者實踐經(jīng)驗總結。因此，在現(xiàn)階段的中國規(guī)定“捐獻原則”有其可商榷性。主要理由闡述如下： 　?。ㄒ唬熬璜I原則”的溯及力問題 　　根據(jù)中國的立法體制最高人民法院頒布的司法解釋僅僅是人民法院系統(tǒng)適用法律的指導性文件，原則上不能與現(xiàn)行有效的法律相沖突，只能對其在私法審判過程中如何具體應用作出解釋。也就是說司法解釋具有天然的“依附性”，其效力當然追溯于被解釋的法律生效之日。因此，司法解釋就具有溯及既往的效力，也就是說，司法解釋一經(jīng)生效就對生效以前、被解釋的法律生效以后的行為發(fā)生效力 。 　　那么對于“捐獻原則”是否也必須追溯到1985年4月1日生效的《專利法》呢？那么自2010年1月1日反推20年即1990年1月1日申請的發(fā)明專利是否也應當在侵權判定時限制其對“等同侵權判定原則”的適用呢？筆者僅對此發(fā)表個人意見。 　　1、生效日期： 　　《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋于2009年12月21日經(jīng)最高人民法院審判委員會第1480次會議通過，已于2009年12月21日最高人民法院審判委員會第1480次會議通過并公布，自2010年1月1日起施行。 　　因此，2010年1月1日之前的行為不適用該《司法解釋》的規(guī)定。 　　2、《司法解釋》本身的具體規(guī)定： 　　該司法解釋第十九條明確規(guī)定：被訴侵犯專利權行為發(fā)生在2009年10月1日以前的，人民法院適用修改前的專利法；發(fā)生在2009年10月1日以后的，人民法院適用修改后的專利法。 　　因此，被訴侵犯專利權行為發(fā)生在2009年10月1日以前的，侵權判定應當適用2009年10月1日前的《專利法》，那么外觀設計專利權的許諾銷售行為、專利權評價報告、侵權賠償標準以及假冒與冒充專利行為等自然有了行政執(zhí)法或者司法依據(jù)。但是對于專利權保護范圍的解釋作出規(guī)定的“捐獻原則”是否也必須遵循上述規(guī)定呢？ 　　筆者認為被訴侵權行為不僅僅包括侵權行為樣態(tài)、侵權責任認定以及侵權賠償標準等與專利侵權密切相關的法律問題，還應當包括“專利權利要求的范圍的解釋規(guī)則”。由于專利權利要求的保護范圍的大小與是否構成專利侵權有直接關系，不能脫離專利權利要求的保護范圍孤立的看待“專利侵權行為”。因此被訴侵犯專利權行為發(fā)生在2009年10月1日以前的，“捐獻原則”不應當適用。 　　3、實用新型專利適用捐獻原則不符合其立法本意 　　《最高人民法院知識產(chǎn)權庭負責人就;關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋>答記者問》中指出捐獻原則的規(guī)定是考慮到防止專利權人“兩頭得利”的現(xiàn)象出現(xiàn)。 　　顯然，“捐獻原則”的設立目的是防止發(fā)明專利在實質審查階段為了獲得審查員的授權而采取了“縮小范圍”的方式，這是新法對未來專利申請的進一步要求。而涉及“實用新型專利”的被訴侵權行為，未經(jīng)過實質審查，不存在代理人與審查員之間的溝通，因此代理人為了獲得授權而縮小撰寫范圍的可能性不存在。 　　因此，實用新型專利適用捐獻原則不符合其立法本意。 　　4、按照《立法法》的規(guī)定，不應適用“捐獻原則” 　　《立法法》第84條規(guī)定：“法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、規(guī)章不溯及既往，但為了更好地保護公民、法人和其他組織的權利和利益而作的特別規(guī)定除外?！币簿褪钦f，法不溯及既往是原則，溯及既往是例外，僅僅在為更好的保護權利人權利和利益的情況下，才允許溯及既往。立法法之所以做這樣的規(guī)定，是基于對民眾的信賴利益的保障，避免民眾已獲得的既得權益受到損害。而司法解釋就是對法律本身進行的解釋，也是法律淵源的一部分。因而其中具有立法性質的法律規(guī)范，尤其是涉及實體權利的規(guī)范也應遵循同樣的原則，即不應溯及既往。而“捐獻原則”正是這樣關于實體權利的條款。 　　5、適用“捐獻原則”將導致涉案專利權人“信賴利益”的損失 　　對于自2009年10月1日前申請的發(fā)明專利而言，是依照2001年7月1日修改、施行的專利法、實施細則規(guī)定的授權條件授予的專利權。專利權人在授權時所獲得的專利權保護范圍既包括“權利要求中明確記載的必要技術特征所確定的范圍，也包括與該必要技術特征相等同的特征所確定的范圍。”（見2001年關于審理專利糾紛司法解釋第17條）因此專利權人確信所獲得專利權能夠禁止他人“相同”侵權，也能禁止他人“等同”侵權。也就是說，涉案專利的權利人對專利的“等同”保護存在“信賴利益”。 　　如前所述，涉案專利權人存在“信賴利益”，如果適用“捐獻原則”將會使專利權人本已獲得的“等同”侵權保護受到限制，即其中的一部分權利被“捐獻”給了公眾，一方面必將導致專利權人“信賴利益”損失，另一方面也有悖于立法法規(guī)定的原則。 　　因此，2009年10月1日前申請的發(fā)明專利所涉及的被訴侵權行為不應適用“捐獻原則”。 　　6、法理學上要求“創(chuàng)設性的司法解釋”不應溯及既往 　　司法解釋不僅僅是對法律適用進行擴張或者限制性的解釋。由于法律修改、制定程序的嚴格性必然決定了法律的“滯后性”，但是司法解釋具有“相對靈活性”的特點，利用司法解釋實現(xiàn)規(guī)則的更新是符合立法法的本意的。 那么“創(chuàng)設性的司法解釋”便具有了部分立法職能，如果繼續(xù)照抄照搬傳統(tǒng)的司法解釋具有溯及力的理論，那將會讓社會公眾為事后法承擔法律責任，違背法治原則，于情于理都不相符。最高人民法院在頒布創(chuàng)新型司法解釋時也會注意到這一問題。2001年12月21日公布的《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第83條規(guī)定：“本規(guī)定自2002年4月1日起施行。2002年4月1日尚未審結的一審、二審和再審民事案件不適用本規(guī)定。本規(guī)定施行前已經(jīng)審理終結的民事案件，當事人以違反本規(guī)定為由申請再審的，人民法院不予支持。本規(guī)定施行后審理的再審民事案件，人民法院依據(jù)《民事訴訟法》第184條的規(guī)定進行審理的，適用本規(guī)定。”后來，在2003年12月26日公布的《關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》中規(guī)定：“本解釋適用于施行后新受理的一審案件?！钡沁@些規(guī)定是以人民法院“新受理的案件”，而不是“新發(fā)生的案件”，并不能說明創(chuàng)新型司法解釋已經(jīng)沒有了溯及既往的效力 。 　　可惜的是，2010年1月1日施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》并沒有意識到這一點，只在最后第20條規(guī)定為“本院以前發(fā)布的有關司法解釋與本解釋不一致的，以本解釋為準?！钡枪P者認為，基于上述理由，該司法解釋的第20條僅僅是對“相反性規(guī)定”的明確，目的是為了保持司法解釋的權威性，并沒有涉及“捐獻原則”的溯及力問題。 　　基于以上，筆者認為捐獻原則雖然已經(jīng)明文規(guī)定為司法解釋的一條原則，但是司法審判人員不應機械的適用而應考慮到“捐獻原則”的固有屬性，慎重適用， 即捐獻原則應當適用于“被訴侵權行為發(fā)生在2009年10月1日前；2009年10月1日后申請且授權的發(fā)明專利。” 　　參考文獻： 　?。?摘自：http://www.cipnews.com.cn/ 　　2.Unique Concept, Inc. v. Brown, 19 USPQ 2d 1500(1991) 尹新天著：《專利權的保護》第2 版，第407 頁，知識產(chǎn)權出版社2005 年4 月第2 版 　　3.李德山：《捐獻原則適用：平衡專利權人和公眾之間的利益》，載《中國知識產(chǎn)權》2010年3月總第37期。 　　4.唐正旭：《論司法解釋溯及力的傳統(tǒng)與挑戰(zhàn)》，摘自：http://www.chinacourt.org/