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淺析馬德里注冊與單一國家注冊的差異

2017-05-17

國內(nèi)申請人到國外進(jìn)行商標(biāo)注冊保護(hù),主要有兩種途徑:一種是馬德里商標(biāo)國際注冊,即根據(jù)《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定》(以下簡稱“馬德里協(xié)定”)或《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》(以下簡稱“馬德里議定書”)的規(guī)定,在馬德里聯(lián)盟締約方間所進(jìn)行的商標(biāo)注冊;另一種是單一國家地區(qū)注冊,即分別向各國商標(biāo)主管機(jī)關(guān)提交商標(biāo)注冊申請。既然這兩種注冊方式都可以在國外進(jìn)行商標(biāo)注冊保護(hù),那這兩種方式到底有何區(qū)別,申請人又該如何根據(jù)企業(yè)的情況進(jìn)行選擇?筆者將在本文中對這兩種注冊方式進(jìn)行對比分析,擬為企業(yè)今后選擇合適的注冊方式提供思路。

一、申請注冊條件

提交馬德里注冊申請,需滿足三點(diǎn)條件:一是申請人必須具有一定的主體資格。申請人需在我國設(shè)有真實(shí)有效的工商營業(yè)場所,或在我國境內(nèi)有住所,或擁有我國國籍。二是申請人需要具有相應(yīng)的國內(nèi)申請或注冊基礎(chǔ)。若申請人計(jì)劃通過馬德里體系在國外申請注冊的商標(biāo)在國內(nèi)已申請或已注冊,則需提供國內(nèi)的受理通知書或注冊證。若申請人計(jì)劃在國外申請注冊的商標(biāo)在國內(nèi)還未提交注冊申請,則需要先提交國內(nèi)商標(biāo)注冊申請,待國內(nèi)受理通知書下發(fā)后再辦理馬德里注冊,但是國內(nèi)受理通知書下發(fā)通常要幾個(gè)月。此外,馬德里注冊的申請人名義、地址、商標(biāo)必須和國內(nèi)基礎(chǔ)一致,商品或服務(wù)不得超過基礎(chǔ)申請或注冊的商品或服務(wù)范圍。三是申請人計(jì)劃注冊保護(hù)的目的國屬于馬德里締約方,否則不能通過馬德里體系進(jìn)行注冊保護(hù)。從以上可以看出,馬德里注冊需滿足的條件較多,而相對于馬德里注冊,單一國家注冊的門檻則較低,通常不需要國內(nèi)申請或注冊基礎(chǔ),申請人只需到各國商標(biāo)主管機(jī)關(guān)直接提交商標(biāo)注冊申請即可。

二、申請注冊手續(xù)

在申請注冊手續(xù)方面,馬德里注冊可以在一份注冊申請里面指定保護(hù)多個(gè)締約方,申請手續(xù)較為簡便。若馬德里申請?jiān)诟髦付ň喖s方順利通過審查,則馬德里注冊可為申請人節(jié)約大量時(shí)間精力。但是,一旦遇到駁回或異議的情況,申請人則需要直接向各指定締約方的商標(biāo)主管機(jī)關(guān)提交駁回復(fù)審、異議答辯,按照各指定締約方的法律法規(guī)準(zhǔn)備相應(yīng)文件,如提供經(jīng)公證認(rèn)證的商標(biāo)代理委托書,在這種情況下,手續(xù)可能比單一國家注冊更加復(fù)雜。

單一國家注冊則相對復(fù)雜,需要申請人了解各國商標(biāo)法律法規(guī),根據(jù)各國商標(biāo)注冊的要求準(zhǔn)備申請注冊的文件,需準(zhǔn)備的文件較多且手續(xù)繁瑣,但是若有專業(yè)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行服務(wù)的話,可較大程度地減少申請人的工作量。

三、注冊費(fèi)用

馬德里注冊的費(fèi)用比單一國家注冊費(fèi)用便宜,其原因主要在于,馬德里注冊由中國商標(biāo)局、世界知識產(chǎn)權(quán)組織國際局轉(zhuǎn)交注冊申請至各指定締約方的商標(biāo)主管機(jī)關(guān),費(fèi)用主要包括官費(fèi)和國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)。對于單一國家注冊,根據(jù)各國法律的要求申請人通常需要委托各國的本地代理機(jī)構(gòu)提交注冊申請,除了官費(fèi)和國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)之外,還會產(chǎn)生國外代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi),這樣的客觀原因?qū)е聠我粐易缘馁M(fèi)用通常會比馬德里注冊的費(fèi)用高許多。此外,在單一國家注冊中,部分國家要求提交經(jīng)公證認(rèn)證的商標(biāo)代理委托書等材料,該公證認(rèn)證手續(xù)也會產(chǎn)生一定費(fèi)用。

四、注冊證

對于馬德里注冊,世界知識產(chǎn)權(quán)組織國際局在形式審查完畢以后,會給申請人頒發(fā)一份國際注冊證,但是在頒發(fā)國際注冊證階段,國際局僅進(jìn)行了形式審查且各指定締約方還未進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查,因此該國際注冊證并非我們通常理解的商標(biāo)注冊證,該文件僅僅代表國際局已受理該馬德里注冊申請,并無真正意義上的注冊證效力。在實(shí)踐中,較多申請人拿到國際注冊證以后就認(rèn)為馬德里商標(biāo)已經(jīng)成功獲權(quán),造成申請人的誤解,鑒于此,筆者認(rèn)為,該國際注冊證更名為“馬德里商標(biāo)國際注冊受理通知書”或類似名稱似乎更妥。此外,在各國商標(biāo)主管機(jī)關(guān)審查通過以后,通常只會頒發(fā)“核準(zhǔn)保護(hù)通知”,沒有專門的商標(biāo)注冊證,只有美國、日本和韓國等極少數(shù)締約方會單獨(dú)頒發(fā)注冊證。并且,國際注冊證通常都是黑白打印,僅在商標(biāo)圖樣處可能會彩色打印,核準(zhǔn)保護(hù)通知也是黑白打印或只有電子版,這讓國內(nèi)申請人更加難以理解難以接受,并對文件的真實(shí)性產(chǎn)生懷疑。此外,在申請人維權(quán)的過程中,核準(zhǔn)保護(hù)通知對證明權(quán)利歸屬也存在諸多不便。為消除對商標(biāo)注冊效力和權(quán)利歸屬的疑慮,有企業(yè)希望向各指定締約方的商標(biāo)主管機(jī)關(guān)申請一份商標(biāo)注冊證或商標(biāo)注冊證明,但是有些國家并無此類補(bǔ)發(fā)商標(biāo)注冊證或商標(biāo)注冊證明的程序,即便有此類程序,也會產(chǎn)生額外費(fèi)用。

單一國家商標(biāo)注冊完成后都會頒發(fā)商標(biāo)注冊證,能夠直觀地表明在各國的商標(biāo)權(quán)利。

五、申請日

根據(jù)《馬德里協(xié)定》及《馬德里議定書》的規(guī)定,若自申請人提交馬德里注冊申請至原屬國商標(biāo)局的日期起兩個(gè)月內(nèi),國際局收到該馬德里注冊申請,則國際注冊日為申請人提交馬德里注冊申請至原屬國商標(biāo)局的日期。否則,國際注冊日為國際局收到馬德里注冊申請的日期。此外,在指定締約方審查階段,各指定締約方通常將國際注冊日視為“申請日”,對申請人確權(quán)十分重要。但是根據(jù)實(shí)踐情況,大多數(shù)情況下國際局收到馬德里注冊申請的日期都會超過兩個(gè)月,不利于申請人確權(quán)。

對于單一國家注冊,申請人在準(zhǔn)備好相關(guān)文件后即可直接向各國商標(biāo)主管機(jī)關(guān)提出注冊申請,可以盡快確定申請日,有利于申請人確權(quán)。

六、注冊風(fēng)險(xiǎn)

雖然馬德里注冊申請可以在一份申請里面指定保護(hù)多個(gè)締約方,但是各國商標(biāo)法律制度不同,在各國商標(biāo)主管機(jī)關(guān)審查的過程中需按照當(dāng)國的審查標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行審查,而在一份馬德里注冊申請書里面無法同時(shí)滿足各國對商標(biāo)描述、商標(biāo)釋義、商品分類、商品規(guī)范等方面的眾多要求,這可能會導(dǎo)致各國商標(biāo)主管機(jī)關(guān)下發(fā)審查意見或駁回意見。

對于單一國家注冊,申請人則可以根據(jù)各國的商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn),制定相應(yīng)的商標(biāo)注冊申請策略,最大限度地降低審查意見或駁回意見的可能性,提前規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)。

七、權(quán)利穩(wěn)定性

接觸過馬德里注冊的申請人應(yīng)該都對令人望而生畏的“中心打擊”原則有所了解。根據(jù)馬德里議定書第六條:“在注冊之日起五年期滿前,如果基礎(chǔ)申請或由之產(chǎn)生的注冊或者基礎(chǔ)注冊分別就全部或部分國際注冊中所列的商品和服務(wù)被撤回、過期、被放棄、最終駁回、注銷或被宣布無效,無論其是否已被轉(zhuǎn)讓,都不得再要求國際注冊給予的保護(hù)”。因此,通過馬德里體系注冊的商標(biāo)效力具有不穩(wěn)定性,國際注冊五年后才能與國內(nèi)基礎(chǔ)脫鉤,一旦國內(nèi)基礎(chǔ)在五年內(nèi)失效,國際注冊也將失效,在全部指定締約方將失去保護(hù)。雖然馬德里議定書對中心打擊原則有一定救濟(jì)措施,但相對于單一國家注冊通常不用對申請基礎(chǔ)有所依賴這種情況,單一國家注冊權(quán)利更穩(wěn)定。

八、封閉與開放

馬德里體系雖然有近百個(gè)締約方,但是國內(nèi)申請人經(jīng)常注冊保護(hù)的許多國家仍然不在馬德里締約方之列,諸如馬來西亞、泰國、巴基斯坦、阿聯(lián)酋、南非、巴西、阿根廷等尚無法通過馬德里體系來進(jìn)行注冊保護(hù)。對于單一國家注冊,申請人通常不會遇到此類問題,可以直接向各目的國家的商標(biāo)主管機(jī)關(guān)提出商標(biāo)注冊申請,申請方式更加開放。

九、商標(biāo)效力

根據(jù)馬德里議定書第四條:“(a) 自根據(jù)第三條和第三條之三之規(guī)定所進(jìn)行的注冊或登記之日起,商標(biāo)在各有關(guān)締約方的保護(hù)與在該締約方直接提交此商標(biāo)申請所取得的保護(hù)應(yīng)是相同的”。簡而言之,就是說馬德里注冊在各指定締約方的效力與單一國家注冊的效力是相同的。但是,根據(jù)筆者的了解,部分非洲國家雖然已經(jīng)成為馬德里的締約方,但是其國內(nèi)商標(biāo)法并未進(jìn)行相應(yīng)的修訂,馬德里注冊在這部分國家的效力有待商榷,而單一國家注冊在這部分非洲國家能夠受到有效的保護(hù)。

十、后續(xù)管理

馬德里注冊的后續(xù)程序,如續(xù)展、變更、轉(zhuǎn)讓等程序,只需提交一份申請即可辦理,便于統(tǒng)一管理。對于單一國家注冊,各國的商標(biāo)有效期、續(xù)展期、續(xù)展及變更要求等均有所差異,申請人需按照各國的規(guī)定分別辦理,管理難度高。


綜上所述,馬德里注冊的優(yōu)勢為手續(xù)簡單、費(fèi)用便宜,劣勢為門檻較高、風(fēng)險(xiǎn)較大,而單一國家注冊的優(yōu)勢為門檻較低、利于確權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)易把控,劣勢為成本偏高、手續(xù)復(fù)雜、管理難度大,兩種注冊方式各有千秋。企業(yè)在辦理國際商標(biāo)注冊的時(shí)候,需綜合考慮根據(jù)注冊目的、風(fēng)險(xiǎn)把控、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、市場重要性、出口需求等因素以決定采取何種注冊方式或注冊方式的組合,量身定制最適合企業(yè)的國際商標(biāo)注冊策略。


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