作者：劉哲源  楊明   快幫云知識產權服務股份有限公司

關鍵詞：功能性限定 功能性特征 相同等同 侵權判定 專利申請文件

摘要

2016年4月1《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《解釋二》）正式施行。《解釋二》對專利侵權糾紛案件中所涉及到的一些判定規(guī)則做了改動，尤其針對功能性特征做出了進一步的解釋。研究《解釋二》中與功能性特征相關的條文，對于專利申請文件撰寫過程中功能性特征的把握與應用具有較大的指導意義。

一．功能性特征定義的發(fā)展

眾所周知，在涉及功能性特征的專利侵權糾紛案件中，功能性特征的解釋范圍以及相同侵權和等同侵權的判斷規(guī)則與普通案件有較大差異。明確功能性技術特征的定義是對涉及功能性特征的專利侵權糾紛案件進行裁判的基礎，同時也有利于代理人在撰寫時準確應用功能性特征。

對于功能性特征的定義是一個逐漸完善的過程。

《審查指南》中沒有針對功能性特征進行定義，僅僅提到“權利要求中包含功能性限定的技術特征”。然而，何為“功能性限定”，《審查指南》中并沒有給出具體解釋，這導致代理人在專利申請文件撰寫過程中只能憑借經驗或者感覺對功能性特征進行應用

在2010年施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）中，將功能性特征定義為“權利要求中以功能或者效果表述的技術特征”。然而其中“功能或者效果”所囊括的范圍過于寬泛，難以指導撰寫和司法實踐。

北京市高級人民法院于2013年發(fā)布了《專利侵權判定指南》，其中將功能性特征定義為“權利要求中的對產品的部件或部件之間的配合關系或者對方法的步驟采用其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的作用、功能或者產生的效果來限定的技術特征”。該定義明確了功能性特征中的作用、功能或效果，應當對產品的部件或部件之間的配合關系或者步驟有限定作用。

國家知識產權局于2014年發(fā)布了《專利侵權判定和假冒專利行為認定指南》，其中對功能性特征的定義與《專利侵權判定指南》基本相同。定義如下——“權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，其通常是通過在發(fā)明創(chuàng)造中所起的作用、功能或者效果而非結構或組成、工藝條件等對產品部件或部件之間的關系或者方法步驟或步驟之間的關系等進行限定的”。值得注意的是，根據(jù)該定義，功能性特征還能夠限定步驟之間的關系。

《解釋（二）》在《專利侵權判定指南》和《專利侵權判定和假冒專利行為認定指南》的基礎上，對功能性特征的定義做出了進一步的擴展?！督忉專ǘ返诎藯l給出了功能性特征的定義：功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征。可以看出，根據(jù)最新的定義，功能性特征還能夠對組分及組分之間的關系起限定作用。

綜上，筆者認為，在撰寫中運用功能性特征時，應該明確把握一點——以功能或者效果表述的技術特征，無論是顯性表現(xiàn)形式（例如所述A用于…”或者“用于…的A”）還是隱性表達形式（例如“驅動裝置”或“夾緊機構”），都應該能夠對結構、組分、步驟、條件或其之間的關系有限定作用，在此基礎上，該技術特征才能夠被在侵權判定中被認定為功能性特征。而單純對部件的用途進行限定的技術特征，則不能夠被認定為功能性特征。

二．功能性特征定義的排除規(guī)則

并非所有符合功能性特征定義的情況都屬于功能性特征。

在《專利侵權判定指南》中即對不屬于功能性特征的情況進行了排除，排除規(guī)則如下——“（1）以功能或效果性語言表述且已經成為所屬技術領域的普通技術人員普遍知曉的技術名詞一類的技術特征，如導體、散熱裝置、粘結劑、放大器、變速器、濾波器等。（2）使用功能性或效果性語言表述，但同時也用相應的結構、材料、步驟等特征進行描述的技術特征”。

對于第（1）條排除規(guī)則，在司法實踐中已經得到了廣泛運用。例如在“梁錦水訴李昌眾、上海歐納包裝制品有限公司專利侵權糾紛”一案中，最高人民法院認為：“并不是所有以功能或者效果表述的技術特征均屬于功能性特征，因為在同一技術領域中有很多已成熟技術的既定概念也使用了功能性的表述，如‘變壓器’、‘放大鏡’、‘發(fā)動機’等，本領域技術人員能夠明了這些概念所指的技術是如何實現(xiàn)的，其基本結構如何。二審判決以涉案專利技術特征A、B、C、D、E、F、G、H、I 均只是陳述了相應裝置的功能而未描述相應裝置的具體結構為由認定這些技術特征一律為功能性特征，不盡準確。”

對于第（2）條排除規(guī)則，曾經是司法實踐中的普遍認識。然而，在《解釋（二）》施行后，該排除規(guī)則則不再適用。

在《專利侵權判定和假冒專利行為認定指南》中也對不屬于功能性特征的情況進行了排除，排除規(guī)則如下——“如果對于本領域技術人員來說，通過閱讀權利要求書、說明書和附圖，能夠認定以功能或者效果表述的技術特征是所屬領域普遍知悉的、約定俗成的上位概念， 則一般不應當認定其為功能性技術特征”。該排除規(guī)則僅僅對所屬領域普遍知悉的、約定俗成的上位概念進行了排除，其范圍較小，與《解釋（二）》有較大差距。另外，上位概念是否是所屬領域普遍知悉的、約定俗成的判斷基礎是通過閱讀權利要求書、說明書和附圖，這也與《解釋（二）》有較大差距。

《解釋（二）》中規(guī)定的排除規(guī)則如下——“本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的除外”。

筆者認為，在撰寫中運用功能性特征時，應當重點把握以下幾點：

（1）《解釋（二）》的排除規(guī)則所涉及的范圍更大，除了技術名詞和上位概念之外，凡是通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的技術特征，都不屬于功能性特征。

（2）需要注意的是，根據(jù)《解釋（二）》的規(guī)定，對于“使用功能性或效果性語言表述，但同時也用相應的結構、材料、步驟等特征進行描述的技術特征”的情況，也有可能被認定為功能性特征。

（3）還需要注意的是，本領域普通技術人員能否直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的判斷基礎是僅通過閱讀權利要求，這與《專利侵權判定和假冒專利行為認定指南》規(guī)定的通過閱讀權利要求書、說明書和附圖的情況不同。

三．功能性特征的解釋范圍

如何界定權利要求中功能性特征的范圍，是專利侵權糾紛案件判定中的重點及難點。對此司法部門和行政執(zhí)法部門在實踐過程中得出寶貴的經驗，并制定了一系列相關規(guī)定。在《解釋（二）》施行后，功能性特征的解釋范圍與之前的規(guī)定存在較大不同。明確當前功能性特征的解釋范圍，對于代理人在撰寫時準確應用功能性特征有十分重要的意義。

眾所周知，在專利審查實踐和司法實踐中，對功能性特征的范圍界定存在極大的差異。

《審查指南》中規(guī)定，包含功能性限定的技術特征覆蓋了所有能夠實現(xiàn)所述功能的實施方式。但是在審查實踐中，事實上不可能對所有能夠實現(xiàn)所述功能的實施方式進行窮舉，因而《審查指南》的界定標準比較缺乏可操作性。只要在說明書中有一定實施例支持的情況下，通常不會對包含功能性限定的技術特征是否得到說明書支持做嚴格審查。

在《解釋（二）》施行前，司法實踐中對于功能性特征，“人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容”（《解釋》）。專利的作用很大程度上體現(xiàn)在訴訟中，因而在專利撰寫時，應當重點考慮司法實踐中對功能性特征的范圍界定標準，在說明書中描述實現(xiàn)該功能的具體結構、材料或步驟，以確定功能性特征的范圍。同時，應當給出盡可能多的實施例，從而擴大功能性特征的范圍。

但是《解釋》中的規(guī)定確存在一個問題：在說明書中描述實現(xiàn)該功能的具體結構、材料或步驟時，為了充分的公開，會對技術方案采用細致的描述。在此情況下，說明書中通常會涉及對實現(xiàn)該功能可有可無的技術特征。在界定功能性特征的范圍時，是否需要考慮這些可有可無的技術特征？如果考慮，則使得功能性特征的范圍較小。如果不考慮，則使得功能性特征的范圍較大。

雖然《解釋》中并未對此進行具體規(guī)定，但司法實踐中對此卻已有一致的看法。例如在“胡貝爾和茹納股份公司訴常州市武進鳳市通信設備有限公司（2011）蘇知民終字第0139號”一案中，法院認為“涉案權利要求1 中‘緊固套設置’技術特征屬于以功能或者效果表達的技術特征，且雙方認可涉案專利說明書的‘具體實施方式’中載明‘該緊固套設有軸向縫隙并構成多個彈性卡舌。在這些卡舌的前端形成徑向內向的卡鉤。在外面分別通過軸肩構成止檔。如圖所示，緊固套的端面突出于外導體套的接觸面’的內容系涉及緊固套設置技術特征的內容，其中‘在外面分別通過軸肩構成止檔’的內容非為實現(xiàn)卡鎖- 壓緊的功能而設定，不屬于涉案專利權利要求1中緊固套設置技術特征的內容。”

可以看出，在司法實踐中界定功能性特征的范圍時，法院傾向于不考慮對實現(xiàn)該功能可有可無的技術特征。

《解釋（二）》對功能性特征的范圍界定與《解釋》相比有一些不同?！督忉專ǘ分袑⒐δ苄蕴卣鞯姆秶缍椤罢f明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征相比，相同或等同的技術特征”?！督忉專ǘ穼㈩愃啤氨匾夹g特征”的概念引入了功能性特征的范圍界定中。根據(jù)《解釋（二）》的規(guī)定，在界定功能性特征的范圍時不考慮對實現(xiàn)該功能可有可無的技術特征。因此，說明書中細致的描述將不會影響功能性特征的范圍界定。

雖然如此，但為了在侵權訴訟中更加容易地確定功能性特征的范圍，筆者認為，在說明書中描述實現(xiàn)該功能的具體結構、材料或步驟時，可以盡量采用分層次的寫法。即針對實現(xiàn)該功能不可缺少的技術特征所形成的技術方案進行單獨描述，然后再對實現(xiàn)該功能的完整技術方案進行描述。如此，可以最大程度上保證功能性特征的范圍不被錯誤地縮小。

四．功能性特征的等同

在侵權訴訟中，對技術方案的相同和等同的判斷一直是原被告雙方爭議的重點。針對相同技術特征的判斷相對容易，而對等同技術特征的判斷相對較難。

《解釋（二）》針對功能性特征的相同或者等同作出了如下規(guī)定：“與說明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征相比，被訴侵權技術方案的相應技術特征是以基本相同的手段，實現(xiàn)相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應當認定該相應技術特征與功能性特征相同或者等同”。

關于上述規(guī)定，有兩個點值得注意：

（1）要滿足基本相同的手段、實現(xiàn)相同的功能、達到相同的效果這三個條件，才能認定被訴侵權技術方案的相應技術特征與功能性特征相同或者等同。

而在《解釋（二）》施行前，在滿足基本相同的手段、實現(xiàn)基本相同的功能、達到基本相同的效果三個條件的基礎上，即有可能認定被訴侵權技術方案的相應技術特征為等同技術特征?？梢钥闯?，《解釋（二）》對等同技術特征的要求更加嚴格，必須實現(xiàn)相同的功能，達到相同的效果。

對此筆者認為，在撰寫中，針對功能和效果可以采用分層次的寫法或更加寬泛的寫法，避免對功能和效果的絕對化描述，從而在侵權訴訟中提高被訴侵權技術方案的相應技術特征被認定為等同技術特征的可能性。

（2）對創(chuàng)造性勞動的判斷時間點為被訴侵權行為發(fā)生時。而《專利侵權判定指南》、《專利侵權判定和假冒專利行為認定指南》中均將創(chuàng)造性勞動的判斷時間點定為專利申請日。

《解釋（二）》中將創(chuàng)造性勞動的判斷時間點延后至被訴侵權行為發(fā)生時，間接擴大了專利權的保護范圍，將更有利于專利權人維護自己的合法權益，與《專利法》第一條規(guī)定的“為了保護專利權人的合法權益”的立法宗旨相呼應。

另外，此處的調整使得代理人在撰寫時不需要過多考慮未來技術的發(fā)展方向，降低了代理人撰寫時的難度。

五．結語

本文從《解釋（二）》入手，引出功能性特征的定義與解釋，通過對近些年關注度較高的幾個專利侵權判定案例的分析，得出功能性特征的精神內涵，給代理人在專利申請文件撰寫過程中起到一定的指引作用。筆者才疏學淺，理解有誤之處還望指出。希望本文能拋磚引玉，引發(fā)大家對功能性限定的深入探討，進一步完善其應用和實踐。

參考文獻：

[1] 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》

[2]《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》

[3]《專利侵權判定指南》

[4]《專利侵權判定和假冒專利行為認定指南》