在筆者的涉外商標(biāo)代理實(shí)踐中,常發(fā)現(xiàn)有國內(nèi)企業(yè)未按時(shí)遞交使用證據(jù)導(dǎo)致國際商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)無效。在全球各國注冊(cè)商標(biāo)時(shí),目前常見的需提交使用證據(jù)的國家有7個(gè):美國、加拿大、菲律賓、波多黎各、莫桑比克、柬埔寨、海地。筆者結(jié)合多年的國際商標(biāo)代理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)對(duì)這7個(gè)國家提交使用證據(jù)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行如下介紹:
1. 美國:在美國提交使用宣誓主要有兩種情況,一種是在官方核準(zhǔn)商標(biāo)注冊(cè)時(shí),一種是在商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后第5-6年間。在美國提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí),需要明確說明提交基礎(chǔ),提交基礎(chǔ)分為4種,即:基于意向使用、基于實(shí)際使用、基于馬德里國際申請(qǐng)、基于國內(nèi)注冊(cè)(或申請(qǐng))。使用證據(jù)提交時(shí)間對(duì)應(yīng)如下:1)、基于意向使用申請(qǐng)的(即:申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí),商標(biāo)尚未在美國投入使用),一般須在核準(zhǔn)公告結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)提交使用證據(jù)和使用宣誓,否則商標(biāo)將不能被核準(zhǔn)注冊(cè);另,在商標(biāo)注冊(cè)后申請(qǐng)人須在注冊(cè)后(自注冊(cè)日開始計(jì)算)第5-6年內(nèi),注冊(cè)后第9-10年內(nèi)分別提交使用證據(jù)和使用宣誓,否則注冊(cè)商標(biāo)將會(huì)被撤銷。2)、基于實(shí)際使用申請(qǐng)的(即:申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí),商標(biāo)已經(jīng)在美國投入使用),須在商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)一并提交使用證據(jù),否則商標(biāo)將不能被核準(zhǔn)注冊(cè);另,在商標(biāo)注冊(cè)后申請(qǐng)人須在注冊(cè)后(自注冊(cè)日開始計(jì)算)第5-6年內(nèi),注冊(cè)后第9-10年內(nèi)分別提交使用證據(jù)和使用宣誓,否則注冊(cè)商標(biāo)將會(huì)被撤銷。3)、基于馬德里注冊(cè)指定美國的,須在美國核準(zhǔn)注冊(cè)(非馬德里國際注冊(cè)日)后第5-6年內(nèi)提交使用證據(jù)和使用宣誓,否則注冊(cè)商標(biāo)將會(huì)被撤銷。4)、基于國內(nèi)注冊(cè)的,商標(biāo)注冊(cè)后申請(qǐng)人須在注冊(cè)后(自注冊(cè)日開始計(jì)算)第5-6年內(nèi),注冊(cè)后第9-10年內(nèi)分別提交使用證據(jù)和使用宣誓,否則注冊(cè)商標(biāo)將會(huì)被撤銷。
美國商標(biāo)法律對(duì)提交第5-6年使用宣誓有兩種規(guī)定:一種是直接僅僅提交使用宣誓和使用證據(jù),一種是在提交使用宣誓和使用證據(jù)的同時(shí)提交“不可爭(zhēng)辯性宣誓”。若在提交使用宣誓時(shí)同時(shí)提交“不可爭(zhēng)辯性宣誓”,則任何人不能因缺乏顯著性或在先使用等理由對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)提出撤銷。提交使用宣誓需要提供使用證據(jù),通常需要至少一張表明商標(biāo)在指定的某一個(gè)商品上在美國實(shí)際使用的圖片。若商標(biāo)僅使用在部分注冊(cè)的商品上,則未投入實(shí)際使用的商品要被刪除。
2. 加拿大:在加拿大提交使用宣誓不是所有的商標(biāo)注冊(cè)都必須的一個(gè)程序。在加拿大提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)也需要說明商標(biāo)申請(qǐng)基礎(chǔ),分為3種,即:基于意向使用、基于實(shí)際使用、基于國內(nèi)注冊(cè)(或申請(qǐng))?;谝庀蚴褂玫纳虡?biāo)被官方初審?fù)ㄟ^后,需要提交使用宣誓,提交使用宣誓的目的是確定商標(biāo)在指定商品上在加拿大已投入實(shí)際使用;提交使用宣誓后,商標(biāo)才能被核準(zhǔn)注冊(cè)并頒發(fā)注冊(cè)證。與美國不同的是,一旦商標(biāo)注冊(cè)成功,注冊(cè)后不需要申請(qǐng)人每隔一段時(shí)間再主動(dòng)提交使用宣誓或使用證據(jù)來維持權(quán)利。但是,一旦被他人以連續(xù)3年不使用提出撤銷的,商標(biāo)權(quán)利人應(yīng)在官方規(guī)定的時(shí)間被申請(qǐng)不使用日期前3年內(nèi)的使用證據(jù),以避免由于商標(biāo)注冊(cè)后未實(shí)際使用被官方裁定撤銷。三年不使用撤銷,官方采用“不告不理”的原則。
不過,目前加拿大正在醞釀商標(biāo)法改革,已提到要廢除上述使用宣誓提交制度,對(duì)國內(nèi)的一些想在加拿大保護(hù)性注冊(cè)商標(biāo)的企業(yè)而言可能是個(gè)好事情。
3. 菲律賓: 在菲律賓商標(biāo)注冊(cè)需提交2次使用宣誓,第一次是在商標(biāo)申請(qǐng)后三年內(nèi)(自申請(qǐng)日開始計(jì)算)提交3年使用聲明,第二次是在注冊(cè)后(自注冊(cè)日開始計(jì)算)提交5-6年使用聲明,要注意兩次使用證據(jù)提交的起始日期計(jì)算方式不同。兩次提交使用宣誓都需要申請(qǐng)人提供3-5張商標(biāo)在指定商品/服務(wù)上在菲律賓實(shí)際使用的圖片,同時(shí)提供商品/服務(wù)在菲律賓的使用的相關(guān)信息。使用宣誓書需要在國內(nèi)辦理公證,否則菲律賓官方不予認(rèn)可,這點(diǎn)與美國和加拿大只需簽字確認(rèn)相比,手續(xù)上要嚴(yán)格一些。對(duì)于一標(biāo)多類的申請(qǐng),使用宣誓可以通過一份文件辦理,但使用證據(jù)需要每個(gè)類別分別體現(xiàn),至少每個(gè)類別體現(xiàn)一種注冊(cè)商品/服務(wù)的使用。
同時(shí),在菲律賓于2012年加入馬德里體系后,針對(duì)馬德里申請(qǐng)指定菲律賓的商標(biāo)使用證據(jù)提交也做了新的補(bǔ)充規(guī)定,即:需要在國際注冊(cè)日起的3年內(nèi)提交使用聲明,以及在核準(zhǔn)注冊(cè)后的5-6年提交使用聲明,要注意這兩次使用證據(jù)提交起始日期的計(jì)算方式也不同。
4、波多黎各:該國使用證據(jù)提交的時(shí)間要求與菲律賓比較相像。若以意向使用為由提交商標(biāo)申請(qǐng)的,需要在商標(biāo)申請(qǐng)日起的3年內(nèi)提交使用證據(jù)。所有注冊(cè)商標(biāo)需要在注冊(cè)日起的第5-6年和9-10年分別提交使用證據(jù)。若不能按時(shí)提交的,商標(biāo)權(quán)利人可以向官方申請(qǐng)延期1年提交,但是延期申請(qǐng)能否被官方接受則由官方根據(jù)實(shí)際情況決定。該國與菲律賓不同的是,提交使用證據(jù)圖片即可,不用辦理使用宣誓書的公證認(rèn)證手續(xù)。
5. 莫桑比克:商標(biāo)權(quán)利人須在商標(biāo)注冊(cè)之日起每五年提交使用宣誓,若是辦理續(xù)展的可以不用再同時(shí)提交使用宣誓。若在法定時(shí)間內(nèi)未提交使用宣誓的,任何第三方均對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)提出的撤銷申請(qǐng)將得到官方的直接支持。同時(shí),即使注冊(cè)后沒有第三方申請(qǐng)撤銷,雖然在注冊(cè)薄中保持著已注冊(cè)的狀態(tài),但無法阻止他人在后申請(qǐng)注冊(cè)相同或近似的商標(biāo),相當(dāng)于失效,也無法有效維權(quán)。但是,該國也比較特殊,若是權(quán)利人未能在法定時(shí)限內(nèi)提交使用證據(jù),只要在被他人申請(qǐng)撤銷前能主動(dòng)提供有效使用證據(jù)的,商標(biāo)權(quán)利則可予以恢復(fù),可以對(duì)抗他人的在后申請(qǐng)、不使用撤銷申請(qǐng)和商標(biāo)侵權(quán)行為。
6. 柬埔寨:柬埔寨商標(biāo)法規(guī)定商標(biāo)所有人須在商標(biāo)注冊(cè)后第5-6年間提交商標(biāo)使用宣誓或未使用聲明,若在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未提交使用宣誓或合理的未使用聲明,他人對(duì)該商標(biāo)提出撤銷時(shí),將很容易被撤銷掉。
7. 海地:商標(biāo)法規(guī)定商標(biāo)注冊(cè)人應(yīng)在商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后第5-6年提交相關(guān)使用證據(jù),無正當(dāng)理由未提交使用宣誓或未使用宣誓的,商標(biāo)將自動(dòng)失效。
上述各國對(duì)使用證據(jù)提交的要求雖各不相同,但各國對(duì)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)需要提交使用證據(jù)的立法目的是一致的,即:要求商標(biāo)在當(dāng)國應(yīng)投入實(shí)際商業(yè)使用。提交使用證據(jù)程序是對(duì)商標(biāo)權(quán)利人商標(biāo)使用狀況的一種監(jiān)督。若不提交使用證據(jù),則意味著商標(biāo)權(quán)利人沒有使用其商標(biāo),或也沒有打算使用其商標(biāo),應(yīng)把商標(biāo)權(quán)交回公共領(lǐng)域,讓該商標(biāo)發(fā)揮應(yīng)有的價(jià)值,以防止商標(biāo)持有者一直閑置不用而浪費(fèi)公共資源。
雖然實(shí)踐中前述各國的使用證據(jù)提交制度對(duì)國內(nèi)有些企業(yè)進(jìn)行國際保護(hù)確實(shí)造成了障礙,但從有效釋放商標(biāo)資源、打擊商標(biāo)搶注等角度來看,還是有積極的意義的。筆者在此簡(jiǎn)要總結(jié),希望對(duì)國內(nèi)企業(yè)保護(hù)、管理、維護(hù)其國際商標(biāo)時(shí)有一定的幫助。